Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.08.0411.N
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
JANSSEN PHARMACEUTICA, societe anonyme.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 avril 2008 par la courd'appel de Bruxelles.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen dans sa requete.
Dispositions legales violees
- article 149 de la Constitution (coordonnee le 17 fevrier 1994) ;
- articles 6 E et 6bis.1.b et c de la Loi uniforme Benelux sur les marques(LBM), annexee à la Convention Benelux en matiere de marques de produits,signee le 19 mars 1962, approuvee par la loi du 30 juin 1969, modifiee etcompletee par le Protocole du 11 decembre 2001, approuve par la loi du 24decembre 2002 ;
- articles 2.8.2., 2.11.1 partie liminaire, b et c, de la ConventionBenelux en matiere de propriete intellectuelle (marques et dessins oumodeles), faite à La Haye le 25 fevrier 2005, ratifiee par la loi du 22mars 2006 portant assentiment à la Convention Benelux en matiere depropriete intellectuelle (...), (Moniteur belge, 26 avril 2006, p.21866) ;
- article 3, alinea 1.b et c de la Premiere directive nDEG 89/104 (CEE) duConseil du 21 decembre 1988 rapprochant les legislations des Etats membressur les marques ;
- articles 10 (ex 5) et 249, alinea 3 (ex 189, alinea 3), du Traiteinstituant la Communaute europeenne, signe à Rome le 25 mars 1957,approuve par la loi du 2 decembre 1957, dans la version consolidee,etablie par le Traite d'Amsterdam du 2 octobre 1987, approuve par la loidu 10 aout 1998, modifie par le Traite de Nice du 26 fevrier 2001,approuve par la loi du 7 juin 2002.
Decisions et motifs critiques
1. L'arret attaque :
- rec,oit la demande et la declare fondee ;
- annule la decision attaquee par laquelle l'Office Benelux de laPropriete intellectuelle, denomme ci-apres l'Office, decide de radierl'enregistrement de la marque deposee par la demanderesse ;
- ordonne à l'Organisation Benelux de la Propriete intellectuelle,denommee ci-apres l'Organisation, de maintenir le depot, enregistre sousle numero 790475, de la marque « Summer Skin » pour les produitsmentionnes lors du depot dans les classes 3 et 5 ;
- condamne (la demanderesse) à payer à (la defenderesse) les montants de1.200,00 euros d'indemnite de procedure et de 186,00 euros de frais deprocedure engages par (la defenderesse).
2. Lors de l'appreciation du caractere distinctif ou du caracteredescriptif invoque de la marque verbale litigieuse, l'arret constate àplusieurs reprises que la combinaison verbale Summer Skin designe leresultat de l'emploi des produits proposes sous ce signe :
- p. 10, nDEG 23 : « On peut affirmer de maniere generale que dans laperception du consommateur vise dans le Benelux, la combinaison verbale`summer skin' n'a pas de portee bassement commerciale, mais temoigne aucontraire de fantaisie et evoque quelque peu une ambiance de bien-etre. Onpeut encore la ressentir comme l'expression d'un resultat qui est obtenusi les produits presentes sous le signe sont utilises » (...).« Considere dans son ensemble, le signe possede ainsi indeniablement undegre d'identification pour les produits pour lesquels il est depose ».
- p. 11, nDEG 26 et p. 12, alinea 1er : « Dans le cas present, il estclair que les deux termes dans la marque, pris isolement, appartiennentaux termes auxquels le consommateur concerne peut attribuer unesignification claire dans son langage courant, meme si ce sont des motsanglais.
Ils ont aussi un caractere descriptif des lors qu'ils peuvent servir, dansle commerce, pour designer la destination des produits. Ils peuventindiquer qu'ils servent à la peau, d'une part, et qu'ils sont utilisesl'ete ou en vue de l'ete, d'autre part.
Les deux termes ont pourtant ete reunis dans un contexte qui, dansl'ensemble, ne peut se reduire à leur seule combinaison. Il a dejà eteconstate plus haut que la combinaison des deux termes n'a pas, en tant quetelle, une signification determinee, mais evoque au contraire un resultatdesire apres l'usage des produits ou des circonstances agreables ».
3. L'arret considere (p. 12 nDEG 29) qu' « on ne peut des lors pasadmettre que la presentation du signe dans son ensemble n'affecterait enrien le caractere exclusivement descriptif des signes verbaux pouvantservir à designer une caracteristique et une destination des produitspour lesquels il est depose ».
4. « Par consequent », selon l'arret attaque (p. 12 nDEG 30), « aucundes motifs de refus absolus prevus à l'article 2.11.1.b » (absence decaractere distinctif) « etc » (signes descriptifs) « CBPI ne s'opposeà l'enregistrement du signe ».
Griefs
Premiere branche
Violation de l'article 149 de la Constitution.
1.1. En vertu de l'article 2.11.1.c CBPI (anterieurement, article 6bis.1.cLBM), qui est identique à l'article 3.1.(c) de la Directive 89/104/CEE duConseil du 21 decembre 1988 rapprochant les legislations des Etats membressur les marques, (...) (l'Office) refuse d'enregistrer une marque s'ilestime que :
« la marque est composee exclusivement de signes ou d'indicationspouvant servir, dans le commerce, pour designer l'espece, la qualite, la destination, (...), du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caracteristiques de ceux-ci ».
1.2. Pour l'application de ce motif de refus, il n'est pas requis que lesigne concerne soit effectivement utilise à des fins descriptives deproduits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande estpresentee ou des caracteristiques de ces produits ou de ces services. Ilsuffit que ces signes et indications puissent etre utilises à de tellesfins. L'enregistrement d'un signe verbal en tant que marque doit ainsietre refuse si, en au moins une de ses significations potentielles, ilpeut designer une caracteristique des produits ou services concernes. Unlien « indeniable » entre le signe (de la marque) et la destination desproduits et des services concernes n'est pas requis.
1.3. Une marque verbale qui est descriptive des caracteristiques deproduits ou de services, au sens de l'article 3, alinea 1er, sous c), dela Directive 89/104/CEE du Conseil, est, de ce fait, necessairementdepourvue du caractere distinctif de ces memes produits ou services, ausens de la meme disposition, sous b).
Cette regle resulte de l'interpretation jurisprudentielle de la Cour dejustice des Communautes europeennes (citee dans l'expose du moyen decassation) et a ete invoquee par la demanderesse dans ses conclusionsd'appel (« Conclusions de synthese et complementaires en appel ») (p. 8nDEG3.1).
1.4. En vertu des articles 10 (ex 5) et 249 (ex 189) du Traite CE(modifie), le juge national est tenu d'interpreter le droit national - laCBPI - qu'il doit appliquer à la lumiere de la lettre et de l'esprit dela Directive nDEG 89/104/CEE, ainsi que l'a decide la Cour de justice desCommunautes europeennes.
1.5. Dans ses conclusions d'appel (conclusions de synthese etcomplementaires en appel, p. 9 nDEG 4.2), la demanderesse a allegueque « la combinaison verbale Summer Skin se compose de deux termes banals« Summer » et « Skin » et que (cette combinaison verbale) « peutincontestablement servir à designer une qualite et/ou un type ou unedestination des produits pour lesquels l'enregistrement est demande ».
La demanderesse a fait valoir de maniere surabondante (conclusionsd'appel, p. 11-12) qu'outre le caractere purement descriptif des termes« Summer » (ete) et « Skin » (peau), la combinaison verbale « SummerSkin » peut egalement etre consideree comme « descriptive » parce quecette combinaison verbale "peut indiquer que les produits en questionvisent `une peau estivale, c'est-à-dire visent à obtenir une peaubronzee' (conclusions, p. 11, alinea 10), ce qui est « la definition oul'indication evidente de la qualite et/ou du type des produits concernes,c'est-à-dire des produits utilises en ete pour traiter la peau »(conclusions, p. 12, alinea 3) de sorte que « le public de consommateurscomprendra aisement le sens descriptif du signe `Summer Skin' des produitsen question comme des produits à utiliser en ete ou aussi pour une peauestivale' (conclusions d'appel, p. 12, alinea 7).
La demanderesse s'est fondee à cet egard sur le fait que la societe Roc,« une branche du groupe (...) dont (la defenderesse) releve, ditexpressement dans sa publicite pour le produit `Roc Hydra + Summer Skin'que « son nom est eloquent et que grace au produit `Roc Summer Skin',vous gardez toute l'annee un beau teint bronze ».
1.6. L'arret n'apporte pas de reponse au moyen (voir ci-dessus nDEG 1.5.)circonstancie et precis invoque pour demontrer que et pourquoi il y avaitegalement lieu de considerer la combinaison verbale `Summer Skin' commel'indication eventuelle d'une qualite, d'un type ou d'une destination desproduits concernes, et des lors comme `descriptive' au sens desdispositions legales susmentionnees.
A defaut de reponse aux conclusions sur ce point, l'arret n'est pasregulierement motive et viole ainsi l'article 149 de la Constitution quioblige le juge à repondre aux moyens invoques par les parties dans leursconclusions.
Deuxieme branche
Violation des dispositions legales invoquees dans le moyen (à l'exceptionde l'article 149 de la Constitution).
2.1. Lors de l'appreciation de la legalite de l' « enregistrement »d'une marque deposee et de sa « radiation » conformement aux articles2.8.1. et 2.8.2. CBPI (ancien article 6 E LBM), il y a lieu de tenircompte, notamment, de l'article 2.11.1. CBPI, plus particulierement dupoint b (caractere distinctif) et c (signes descriptifs) (ancien article6bis.1.b et c LBM).
2.2. Des lors qu'il a expressement constate que la combinaison verbale« summer skin » peut etre perc,ue « comme l'expression d'un resultat(« desire ») qui est obtenu » par l'emploi des produits commercialisessous cette marque (arret, p. 10, nDEG 23 ; p. 12, alinea 1er), l'arret nepouvait considerer, sans violer les dispositions legales du droit desmarques susmentionnees (nDEG 1.1.), telles qu'il y a lieu de lesinterpreter (voir ci-dessus nDEG 1.2.), que le signe « summer skin » ne"peut servir pour designer `le type, la qualite, la destination' ou uneautre `caracteristique' des produites concernes, c'est-à-dire qu'il est« descriptif » au sens des articles 2.11.1.c CBPI (ancien article 6bis1.c LBM) et 3.1 (c) de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 decembre1988.
2.3. Eu egard à la constatation de fait susvisee, l'arret ne pouvaitdavantage legalement decider que le signe Summer Skin etait« distinctif » au sens des articles 2.11.1.b CBPI (ancient article 6bis1.b LBM) et 3.1.(b) de la Directive mentionnee. Ainsi, l'arret attaque aviole les dispositions legales invoquees.
Troisieme branche
Violation de toutes les dispositions citees dans le moyen.
3.1. Une marque constituee d'un mot dont chacun des elements estdescriptif des caracteristiques des produits ou services pour lesquelsl'enregistrement est demande est des lors descriptive desditescaracteristiques - au sens des articles 2.11.1.c CBPI (ancien article 6bis1.c LBM) et 3.1. (c) de la Directive 89/104 CE du Conseil du 21 decembre1988 -, sauf si le mot s'ecarte perceptiblement de la simple somme deselements qui le composent. Cela suppose soit que, en raison du caractereinhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, lemot suscite une impression suffisamment eloignee de celle produite par lasimple reunion des indications des elements qui le composent, de sortequ'il prime la somme desdits elements, soit que le mot est entre dans lelangage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, desorte qu'il est desormais distinct des elements qui le composent. Dans cedernier cas, il y a lieu de verifier si le mot qui a acquis unesignification propre n'est pas lui-meme descriptif au sens de(s) (la)meme(s) disposition(s).
3.2. La demanderesse a expressement invoque dans ses conclusions d'appel(p. 7, nDEG 3.10 et p. 17) la regle qui avait ete formulee par la Cour dejustice des Communautes europeennes pour interpreter l'article 3.1.c de laDirective 89/104/CEE du Conseil du 21 decembre 1988.
3.3. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a fait valoir que ladefenderesse « (demeurait) en defaut de demontrer qu'un `ecartperceptible' » - au sens defini par la Cour de justice CE - existaitentre la marque Summer Skin et les deux elements constitutifs « Summer »et « Skin ». "Il ne pouvait davantage etre allegue que le signelitigieux possedait une caracteristique supplementaire le rendant dans sonensemble susceptible de distinguer les produits de la demanderesse de ceuxd'autres entreprises ».
« Le signe litigieux `Summer Skin' est la simple somme de deux motsexclusivement descriptifs sans ajout d'un element de forme ou de sens denature à conferer à l'ensemble un caractere distinctif" (conclusionsd'appel de la demanderesse, p. 17).
3.4. L'arret considere, d'une part, (p. 11, nDEG 26) que les deux termes,pris isolement, appartiennent aux termes auxquels le consommateur concernepeut attribuer une signification claire et qu'ils ont un caracteredescriptif des lors qu'ils peuvent servir, dans le commerce, pour designerla destination des produits. "Ils peuvent indiquer qu'ils servent à lapeau, d'une part, et qu'ils sont utilises l'ete ou en vue de l'ete,d'autre part ».
D'autre part, l'arret considere (p. 12, en haut de la page) que « lesdeux termes ont (...) ete reunis dans un contexte qui, dans l'ensemble, nepeut se reduire à leur seule combinaison » et que la combinaison verbale« summer skin » « n'a pas de portee bassement commerciale, maistemoigne au contraire de fantaisie et evoque quelque peu une ambiance debien-etre » (arret p. 10, nDEG 23, alinea 1er).
3.5. Ainsi, l'arret ne repond pas au moyen circonstancie susvise (3.2 et3.3) selon lequel l' « ecart perceptible » entre les elementsconstitutifs « descriptifs et leur juxtaposition n'est pas demontre desorte que la « combinaison » n'ajoute rien à la simple somme de deuxtermes descriptifs et qu'il y a ainsi lieu de considerer qu'une tellecombinaison est "descriptive" au sens de l'article 2.11.1.c precite.
Ainsi, à defaut de reponse à ce moyen, l'arret n'est pas regulierementmotive et viole l'article 149 de la Constitution coordonnee qui oblige lejuge notamment à repondre aux moyens invoques regulierement dans lesconclusions des parties.
3.6. Les constatations de l'arret ne permettent pas de deduire legalementqu'un « ecart perceptible » entre les deux elements consideres commedescriptifs par la cour d'appel et le terme compose de ces deux elementsexiste, ni que cette combinaison « ajoute » un element à la simplesomme des deux termes descriptifs de sorte que l'arret n'a pu decider sansvioler les dispositions legales invoquees dans le moyen (à l'exception del'article 149 de la Constitution coordonnee) que la combinaison verbaleSummer Skin n'est pas descriptive mais bien distinctive au sens de cesdispositions legales et que la « radiation » de l'enregistrement quidevait etre appreciee notamment à la lumiere de l'article 2.11.1.b et cCBPI (ancien article 6bis.1.b et c LBM) est illegale ou nulle.
3.7. En tant qu'il considere (p. 12, nDEG 37) que la « presentationconjointe, qui ne ressemble pas à un mode courant de designation desproduits, (procure) un element additionnel », ce qui a pour effet que lacombinaison d'elements descriptifs ne serait pas descriptive, l'arretviole egalement les dispositions et les regles susvisees (nDEG 3.1 et3.6).
En effet, la question n'est pas de savoir si la « combinaison »d'elements descriptifs « ressemble (ou non) à un mode courant dedesignation des produits », mais si le « neologisme » « suscite uneimpression suffisamment eloignee de celle produite par la simple reuniondes indications des elements qui le composent, en sorte qu'il prime lasomme desdits elements ».
3.8. A tout le moins, les considerations de l'arret attaque ne permettentpas à la Cour de cassation d'examiner la legalite de la decision des lorsqu'elles n'indiquent pas ce qui, precisement, dans la combinaison verbaleincriminee Summer Skin litigieuse constitue l' « ecart perceptible »requis ou l' « ajout » necessaire à la simple somme des deux elementsconstitutifs descriptifs « Summer » et « Skin ».
A defaut de ces elements necessaires au controle de la legalite, l'arretn'est pas regulierement motive au sens de l'article 149 de la Constitutioncoordonnee.
III. La decision de la Cour
Appreciation
Quant à la deuxieme branche :
1. En vertu des articles 2.11.1.b et c de la Convention Benelux en matierede propriete intellectuelle (ci-apres CBPI), l'Office refuse d'enregistrerune marque lorsqu'il considere que la marque est depourvue de caracteredistinctif ou que la marque est composee exclusivement de signes oud'indications pouvant servir, dans le commerce, pour designer l'espece, laqualite, la quantite, la destination, la valeur, la provenancegeographique ou l'epoque de la production du produit ou de la prestationdu service, ou d'autres caracteristiques de ceux-ci.
2. Ces dispositions doivent etre interpretees et appliquees conformementà l'article 3, 1, b) et c) de la Directive 89/104/CEE du Conseil du 21decembre 1988 rapprochant les legislations des Etats membres sur lesmarques.
3. Si chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnes par cesdispositions est independant et doit etre examine separement, un lienexiste entre les champs d'application respectifs des motifs cites àl'article 2.11.1, b, c, et d.
C'est notamment le motif pour lequel une marque verbale qui estdescriptive des caracteristiques de produits ou de services au sens del'article 2.11.1.c CBPI est necessairement depourvue du caracteredistinctif au regard de ces memes produits ou services, au sens del'article 2.11.1.b CBIP.
Cette regle est enoncee dans les arrets de la Cour de justice desCommunautes europeennes du 12 fevrier 2004, cause C-363/99, KoninklijkeKPN Nederland nv c/ Office Benelux des Marques (considerants 67 et 85) etcause C-265/00, Campina Melkunie bv c/ Office Benelux des Marques(considerant 18).
4. Pour refuser l'enregistrement pour defaut de tout caractere distinctif,il n'est pas necessaire que les signes ou indications composant la marqueau moment de la demande d'enregistrement soient effectivement utilises àdes fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pourlesquels la demande est presentee ou des caracteristiques de ces produitsou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent etreutilises à de telles fins.
L'enregistrement d'un signe verbal doit ainsi etre refuse si, en au moinsune de ses significations potentielles, il designe une caracteristique desproduits ou services concernes.
Cette regle est enoncee dans les arrets de la Cour de justice desCommunautes europeennes du 23 octobre 2003, cause C-191-01 P, BHIM c/ Wm.Wrigley Jr. Cy. (considerant 32) et du 12 fevrier 2004, cause C-363/99,Koninklijke KPN Nederland nv c/ Office Benelux des Marques et causeC-265/00, Campina Melkunie BV c/ Office Benelux des Marques (considerant38).
5. Les juges d'appel ont constate que la combinaison verbale Summer Skinpeut etre « perc,ue comme l'expression d'un resultat » obtenu parl'utilisation des produits presentes sous le signe et que la combinaisondes deux termes n'a pas, en soi, une signification determinee, mais evoqueau contraire un « resultat desire » apres l'usage des produits.
Ils ont ainsi constate qu'en au moins une de ses significationspotentielles, la combinaison verbale Summer Skin designe unecaracteristique des produits ou services concernes.
6. Les juges d'appel ne pouvaient deduire de ces elements, sans violer lesarticles 2.11.1.b et c CBPI, qu' « aucun des motifs de refus absolusprevus à l'article 2.11.1.b et c CBPI ne s'oppose à l'enregistrement dusigne ».
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, president, le president desection Robert Boes, les conseillers Beatrijs Decononck, Alain Smetryns etGeert Jocque, et prononce en audience publique du vingt-deux octobre deuxmille neuf par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du president de section Paul Mathieuet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le president de section,
22 OCTOBRE 2009 C.08.0411.N/1
