Cour Suprême du Canada
La Maur, Inc. c. Prodon Industries Ltd. et al., [1971] R.C.S. 973
Date: 1971-04-05
La Maur, Inc. Appelante;
et
Prodon Industries Ltd. et Rayette-Faberge of Canada Ltd. Intimées.
1971: le 23 février; 1971: le 5 avril.
Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPEL d’un jugement du Juge Gibson de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], rejetant une demande pour faire radier l’enregistrement d’une marque de commerce. Appel rejeté.
Ronald J. Rolls et C. Ronald Riches, pour l’appelante.
Donald F. Sim, c.r., et Roger T. Hughes, pour les intimées.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE LASKIN — L’appelante, une compagnie étrangère, et l’intimée (ce terme désigne la compagnie intimée initiale et celle qui lui a succédé), une compagnie canadienne, se font concurrence dans la vente et la distribution de fixatifs capillaires, y compris des laques et des shampooings, que l’on trouve au Canada dans les salons de coiffure et les magasins de détail. A la suite de la demande qu’elle a faite le 17 décembre 1963, l’intimée a obtenu, le 7 août 1964, l’enregistrement en vertu de la Loi sur les marques de commerce, 1952‑53 (Can.), c. 49, de la marque de commerce «hy*style» et d’un dessin qu’elle avait l’intention d’employer en liaison avec des laques et des shampooings.
L’appelante n’a pas contesté la demande, mais le 18 juin 1964 elle a produit sa propre demande d’enregistrement de la marque de commerce «STYLE», en liaison avec des fixatifs capillaires et des solutions pour permanentes, comme marque de commerce déjà employée par elle au Canada. Dans son rapport du 16 novembre 1964, l’examinateur de la demande déclare avoir estimé que la marque de l’appelante créait de la confusion avec la marque déposée de l’intimée et, vu l’art. 12(1)(d) de la Loi sur les marques de commerce, qu’elle ne paraissait pas enregistrable. Ultérieurement, l’appelante a, par conclusions
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alternatives, demandé, en vertu de l’art. 56 de la Loi, que soit biffée au complet la marque déposée de l’intimée ou bien que l’enregistrement soit modifié en rayant le mot «style». Le Juge Gibson de la Cour de l’Échiquier du Canada a rejeté la motion et l’appelante s’est pourvue devant cette Cour.
Les avocats des parties conviennent que la principale question en litige dans le présent appel est de savoir si les deux marques «créent de la confusion», expression qu’explicite ainsi l’art. 6 (2) de la Loi: «l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec [elles] sont fabriquées [ou] vendues… par la même personne…». La question de la «possibilité de confusion» (et j’emploierai cette expression pour capter la nuance subtile du texte législatif: «serait susceptible de faire conclure», etc.) se pose, dans une telle action en radiation, lorsqu’on lit ensemble les art. 16(3)(a), 18(1)(a) et 56(1) de la Loi sur les marques de commerce. Ces dispositions portent sur l’enregistra-bilité d’une marque de commerce projetée et sur la perte du droit à son enregistrement si, à la date de la demande, elle crée de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada par une autre personne. Le Juge Gibson a tiré un certain nombre de conclusions pour arriver à décider que l’appelante n’avait pas réussi à prouver la possibilité de confusion à la date pertinente, qu’il a fixée au 17 décembre 1963. Les parties ne contestent pas la conclusion du juge concernant la date pertinente, mais elles ne s’entendent pas sur certaines autres.
En ce qui a trait, apparemment ou du moins en partie, à la position de l’appelante comme personne intéressée, au sens des art. 2(p) et 56 (1), l’intimée conteste la conclusion du juge de première instance que l’appelante a prouvé l’emploi continu au Canada, depuis 1954, de sa marque de commerce non déposée, en liaison avec ses marchandises spécifiées. Elle se fonde sur l’art. 4 et sur une série de causes indiquant que l’annonce dans le grand public de marchandises portant une marque de commerce ne vaut pas emploi. A mon avis, le juge de première instance pouvait à juste titre conclure comme il l’a fait concernant l’emploi au Canada, et il n’y a pas
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lieu de modifier sa conclusion. Les éléments de preuve qui lui étaient présentés ne se limitaient pas à une simple annonce des produits de l’appelante. L’intimée soutient aussi qu’en ne se plaçant que du point de vue des mots «Style» et «Hy*Style» comme éléments caractéristiques dominants pour déterminer s’il y avait confusion, le juge de première instance a considéré de façon trop étroite sa marque de commerce enregistrée. Malgré cela, il s’ensuit, toujours selon l’intimée, que si aucune confusion n’est prouvée quant à l’élément caractéristique dominant de chaque marque de commerce, il n’y en aurait a fortiori aucune si l’on considérait sa marque de commerce dans son ensemble, dessin compris.
La partie centrale de l’argumentation de l’appelante en appel repose sur le fait que le juge de première instance a retenu les mots «Style» et «Hy*Style» comme constituant les éléments caractéristiques dominants au sujet desquels la question de la possibilité de confusion devait être résolue. Sur cette base l’appelante soutient que le Juge Gibson a fait erreur dans la mesure où il s’est fondé sur l’absence de toute preuve de confusion effective. Je ne décèle rien, dans ses motifs, qui fasse de ce point une considération maîtresse. Même si la preuve d’une confusion effective peut n’être pas nécessaire lorsqu’il s’agit de déterminer simplement s’il y a possibilité de confusion, une telle preuve serait néanmoins admissible quant à l’emploi de marques de commerce concurrentes après la date pertinente. Je note que l’admissibilité d’une preuve de confusion effective lorsqu’il est question de possibilité de confusion a été reconnue dans la décision British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals[2], à la p. 244, décision que cette Cour a confirmée mais sans mention explicite de ce point[3]. La valeur d’une telle preuve dépend de divers facteurs qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ici. En l’espèce, la mention, par le juge de première instance, de l’absence de preuve de confusion effective ne signifie pas que l’appelante ne pouvait faire valoir sa réclamation sans cette preuve-là, mais simplement qu’elle lui aurait été utile pour remplir l’obligation qui lui incombait de prouver qu’il y avait possibilité de confusion.
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Un requérant qui cherche à faire rayer une marque de commerce déposée n’est pas tenu de prouver son propre droit à l’enregistrement. H est vrai que l’appelante en l’espèce dit ne pas s’intéresser à l’enregistrabilité de sa marque de commerce «Style», mais elle n’est pas allée jusqu’à dire que la marque ne faisait que décrire la marchandise à laquelle elle était liée, ou qu’elle était couramment employée dans le commerce pour en définir les produits. Assurément, si cette marque n’était que descriptive, et que ce caractère s’étendait aussi à la marque de commerce de l’intimée, chacune des deux marques serait entachée d’un vice fatal qu’il serait loisible à cette Cour de reconnaître en la rayant du registre des marques de commerce. Loin d’adopter cette attitude, l’appelante présente l’affaire comme une appropriation par l’intimée de sa marque de commerce, précédée seulement d’une épithète louangeuse.
De fait, l’appelante prétend que sa marque de commerce a un caractère distinctif parce qu’elle évoque ses produits auxquels la marque est associée; l’appelante prétend aussi que, même si l’intimée ne peut invoquer le caractère distinctif, acquis par l’emploi, d’une marque de commerce qui était nouvelle à la date pertinente, elle ne peut davantage invoquer l’enregistrement pour protéger une marque qui ne peut avoir d’effet distinctif en désignant sa marchandise. Dans la mesure où ces prétentions se situent au-delà de la question de la possibilité de confusion, elles sont régies par l’art. 53(3) de la Loi sur les marques de commerce qui édicte qu’une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une marque de commerce fait foi prima facie des faits y énoncés. On n’a présenté aucune preuve contraire pour contester l’enregistrabilité de la marque de commerce de l’intimée per se.
L’argumentation de l’appelante comporte aussi une conclusion sur la question de la possibilité de confusion, fondée sur les facteurs énumérés à l’art. 6(5), spécialement les trois derniers. La disposition en question se lit comme suit:
6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confustion, la cour ou le registraire, selon le cas, doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris
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(a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
(b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage;
(c) le genre des marchandises, services et entreprises;
(d) la nature du commerce; et
(e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
A part la question de la pertinence de circonstances telles que l’existence d’autres marques déposées utilisant le mot «style» et la mention par l’appelante de procès, aux États-Unis, mettant en cause sa marque de commerce (je reviendrai sur ces deux points), les facteurs énumérés à l’art. 6(5) paraissent être les seuls qu’il faille considérer dans le présent appel. Les facteurs (b), (c) et (d) étayent la position de l’appelante, vu la conclusion relative à la durée de l’usage qu’elle a fait de sa marque de commerce au Canada et vu l’absence de doute sur la similitude des marchandises associées à chaque marque de commerce et sur la similitude des commerces auxquels se livrent les parties. L’appelante soutient que le facteur (a) vise l’emploi simultané de marques concurrentes et ne s’applique pas en l’espèce puisque, à la date pertinente, celui de la marque de l’intimée n’était encore que projeté. Je ne crois pas que cette interprétation du facteur (a) empêche l’examen du caractère distinctif d’une marque de commerce connue et utilisée par l’une des parties; et le juge de première instance, à mon avis, avait le droit d’évaluer la marque de commerce de l’appelante en fonction du facteur (a). C’est ce qu’il a fait ici et il a conclu que [TRADUCTION] «la marque de commerce non déposée de la requérante a peu de caractère distinctif inhérent, car c’est une marque faible employant un mot d’usage ordinaire et courant. »
Je passe donc à l’examen des deux marques et, à cette fin, j’en viens au facteur (e) concernant le degré de ressemblance entre elles. La marque non déposée de l’appelante consiste en un ovale au centre duquel s’insère le mot «Style», en cursive. La marque déposée de l’intimée consiste en
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un dessin beaucoup plus complexe. Elle représente une couronne insérée dans un ovale sous lequel sont inscrits les mots «hy style» (en haut ou bas de casse), séparés vers le haut par un astérique, le tout surmontant un autre ovale (pouvant renfermer un texte publicitaire). L’appelante appuie sur le fait que l’intimée n’a pas formulé de désistement à l’égard du mot «Style» lors des procédures pour l’enregistrement de sa marque. C’est exact, mais rien n’indique que l’intimée ait cherché à s’approprier ce mot en liaison avec ses marchandises. De fait, l’intimée a invoqué en défense que d’autres marques courantes de fixatifs capillaires, appartenant à d’autres maisons de commerce, emploient le mot «style». L’une d’elles, «Nestyle», est une marque déposée qui existe au Canada depuis beaucoup plus longtemps que celle de l’appelante.
Le juge de première instance a reconnu qu’en ce qui concerne la ressemblance, [TRADUCTION] «il faut examiner l’ensemble du dessin ou de la présentation» de chacune des marques concurrentes. Bien qu’il ait retenu les mots «Style» et «Hy Style» comme étant les éléments caractéristiques dominants, il a aussi conclu que [TRADUCTION] «les autres éléments de la marque de commerce [de l’intimée], par rapport à ceux de la présentation de la marque de commerce non déposée de la requérante, autres que le mot «Style» qui s’y trouve, ne sont ni n’étaient susceptibles de créer de la confusion dans l’esprit des gens.» Je souscris à cette conclusion qui, je crois, renforce le jugement du juge de première instance. Lorsque sont appliqués les facteurs énumérés à l’art. 6(5), chacune des marques de commerce doit être considérée globalement; et, bien sûr, lorsqu’on les applique à une action en radiation (par opposition à la contestation d’une demande d’enregistrement), il faut tenir compte du fait que le registraire a déjà agi positivement quant à la question de l’enregistrabilité et qu’il ne l’examine pas, initialement, à la lumière de prétentions contraires. Cette dernière situation se présente dans l’arrêt Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.[4], de cette Cour, où le détenteur d’une marque de commerce déposée a réussi à faire échouer la demande d’un concurrent pour l’enregistrement de sa marque.
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L’appelante a renvoyé cette Cour à deux causes américaines: Wella Corporation v. La Maur, Inc.[5] et La Maur, Inc. v. Revlon, Inc.[6] dans lesquelles elle a obtenu la protection de sa marque «Style», destinée à des fixatifs capillaires, contre «Style-Tex» et contre «Style and Set» et «Set & Style» respectivement. Dans ni l’un ni l’autre cas il ne semble avoir été question de l’insertion des marques concurrentes dans un dessin distinctif, par opposition à l’emploi du mot «Style» seul. En outre, d’autres considérations, absentes ici, étaient en jeu. Dans l’affaire Wella, le Trademark Trial and Appeal Board a fait droit à une requête en annulation, et sa décision a été confirmée en appel. La requérante a présenté des preuves documentaires et testimoniales, mais Wella Corporation a simplement invoqué l’enregistrement de sa propre marque et l’enregistrement d’autres marques renfermant le mot «style» sous diverses formes. Dans l’affaire Revlon, les procédures intentées visaient à faire cesser l’usurpation de la marque déposée de La Maur, et le juge de la cour de district saisi de l’affaire a déclaré que [TRADUCTION] «La Maur a présenté une surabondance de preuves portant que sa marque «Style» a un sens secondaire fort», et il a encore fait remarquer que La Maur avait établi que dans l’esprit du consommateur la marque de commerce «Style» s’identifiait bien avec son entreprise. Il y a là contraste avec l’opinion exprimée en l’instance par le Juge Gibson, savoir que la marque de commerce non déposée de La Maur est une marque faible.
En matière de marques de commerce comme dans d’autres branches du droit, aucune règle n’oblige à tirer des conclusions semblables dans des affaires distinctes auxquelles l’un des plaideurs est chaque fois partie, du seul fait que ce plaideur y soulève des questions semblables. La preuve et la forme des procédures sont des facteurs dominants, et ces considérations doivent l’emporter sur l’avantage de l’uniformité dans les décisions concernant les marques de commerce lorsque, comme ici, les produits en cause sont mis en marché tant aux États-Unis qu’au Ca-
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nada. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la liste des décisions tantôt accueillant, tantôt rejetant les requêtes en radiation, exposées dans Fox, Canadian Law of Trade Marks, 2e éd., 1956, vol. 1, pp. 290-291, pour se rendre compte à quel point chaque affaire est jugée d’après les faits qui lui sont propres.
Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureur de l’appelante: George H. Riches, Toronto.
Procureurs des intimées: McCarthy & McCarthy, Toronto.
[1] [1969] 2 R.C. de l’É. 311, 59 C.P.R. 127, 42 Fox Pat. C. 118.
[2] [1944] R.C.E. 239.
[3] [1946] R.C.S. 50.
[4] [1969] R.C.S. 192.
[5] (1963), 136 U.S.P.Q. 453.
[6] (19650, 146 U.S.P.Q. 654.
