Cour Suprême du Canada
Micro Chemicals Limited c. Smith Kline & French Inter-American Corporation, [1972] R.C.S. 506
Date: 1971-10-05
Micro Chemicals Limited Appelante;
et
Smith Kline & French Inter-American Corporation Intimée.
Micro Chemicals Limited, Paul Maney Laboratories Canada Ltd. et Gryphon Laboratories Ltd. Appelantes;
et
Smith Kline & French Inter-American Corporation Intimée.
1971: les 18 et 19 février; 1971: le 5 octobre.
Présents: Les Juges Judson, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPELS d’un jugement du Président Jackett de la Cour de l’Echiquier du Canada[1], et d’un jugement du Juge Walsh de la Cour de l’Échiquier du Canada[2], en matière de brevets.
J.T. Thorson, c.r., pour les appelantes.
Gordon F. Henderson, c.r., et R.G. McClenahan, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE HALL — Ces deux appels ont été entendus ensemble en conformité d’une ordonnance rendue par le registraire de la Cour le 12 janvier 1971. Le premier appel, qui, dans les présents motifs, sera appelé «l’appel quant à la date d’entrée en vigueur», est à l’encontre d’une décision rendue le 20 septembre 1967 par l’honorable Président de la Cour de l’Échiquier[3]. Le second appel est à l’encontre d’une décision rendue le 31 juillet 1969 par le Juge Walsh, de la même Cour[4]; il sera désigné sous le nom d’«appel relatif à la contrefaçon».
Le 25 mars 1965, l’appelante (ci-après appelée «Micro») a présenté au commissaire des brevets, en vertu de l’art. 41(3) de la Loi sur les brevets, une demande de licence obligatoire pour fabriquer et vendre de la trifluopérazine en vertu du brevet canadien n° 612204 appartenant à l’intimée. D’habitude, lorsqu’une licence est demandée en vertu de l’art. 41(3), le commissaire examine la demande; il refuse d’accorder ou accorde la licence et fixe la redevance à payer et les autres conditions de la licence.
En l’espèce, cette procédure n’a pas été suivie parce que l’intimée a convaincu le commissaire que la question de la redevance devait être ajournée jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’octroi de la licence. Dans une lettre du 3 mai 1965 qu’elle a adressée au commissaire, l’intimée justifie comme suit cette dérogation à la procédure habituelle:
[TRADUCTION] Par conséquent, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer qu’en préparant notre contre-mémoire, nous n’aurons pas à soumettre nos prétentions au sujet de la redevance
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avant qu’une décision ne soit rendue sur le bien-fondé de la demande. Un bon nombre des questions sur lesquelles nous devrons nous fonder en ce qui a trait à la redevance sont de caractère secret et confidentiel et nous ne voudrions pas les divulger s’il n’était pas nécessaire de le faire. (J’ai mis des mots en italique)
A la suite d’un échange de lettres, l’intimée a réitéré sa demande dans une lettre du 14 mai 1965, dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Compte tenu de ce qui précède, auriez-vous l’obligeance de prendre en considération notre demande, savoir que nous nous abstenions de présenter nos prétentions au sujet de la redevance jusqu’à ce que vous ayez rendu votre décision sur le bien-fondé de la licence, et de maintenir le délai actuel de soixante jours pour la production du contre-mémoire.
Le 26 mai 1965, le commissaire a répondu ce qui suit:
[TRADUCTION] Etant donné que c’est la première fois que nous procédons de façon légèrement différente, j’accorde à votre cliente le délai ordinaire de soixante jours pour produire son contre-mémoire, comme par le passé.
De plus, tel que je l’ai mentionné dans le dernier paragraphe de ma lettre du 5 mai 1965, j’accepte d’ajourner la présentation de ses prétentions au sujet de la redevance jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur le bien-fondé de la demande de licence.
La demande de Micro a été examinée sur cette base. Le commissaire a reçu les prétentions des parties; le 21 juin 1966, il a rendu sa décision dont les passages essentiels se lisent ainsi:
[TRADUCTION] J’ai minutieusement examiné la demande, le contre-mémoire, la réponse et les autres documents versés au dossier. J’en viens à la conclusion qu’aucun motif valable de rejet de la demande n’a été avancé. Les objections du breveté n’ajoutent rien de nouveau aux motifs avancés au cours des ans par les brevetés dans le cas de demandes semblables.
Par les présentes, j’accorde une licence non exclusive, entrant en vigueur à compter de ce jour, à la demanderesse Micro Chemicals Limited pour l’utilisation du procédé breveté au Canada, dans son propre établissement, et pour la vente du produit obtenu aux seules fins de préparer ou de fabriquer des médicaments et à aucune autre fin. (J’ai mis des mots en italique.)
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Quant à la redevance et aux autres conditions de la licence, j’ordonne que le breveté produise ses prétentions et qu’il en fasse parvenir une copie à la demanderesse d’ici trente jours; après l’expiration de ce délai, la demanderesse aura également un délai de trente jours pour produire ses propres prétentions et commentaires. Après avoir examiné ces prétentions, je formulerai de façon définitive la licence, qui prendra effet à compter de la date de la présente décision.
S’étant ainsi prononcé sur le droit de Micro d’obtenir une licence, le commissaire a procédé à l’audition des parties au sujet de la redevance à payer à l’intimée. Le 3 février 1967, il a rendu sa décision, dans laquelle il fixait la redevance à payer et les autres conditions de la licence et dans laquelle se trouvait la disposition suivante:
[TRADUCTION] Ladite redevance doit être payée à l’égard de toutes les ventes du produit effectuées par MICRO CHEMICALS LIMITED après le 21 juin 1966.
Le 2 mai 1967, l’intimée a interjeté appel à la Cour de l’Échiquier de la décision rendue par le commissaire le 21 juin 1966 et de son ordonnance du 3 février 1967. Le Président Jackett a entendu l’appel et le 20 septembre 1967, a déclaré que la décision du 21 juin 1966, pour autant qu’elle visait à fixer au 21 juin 1966 la date d’entrée en vigueur de la licence, était nulle et qu’on ne devait donc pas en tenir compte; il a poursuivi l’audition de l’appel quant à l’ordonnance du 3 février 1967.
Le savant Président: (1) a confirmé l’octroi de la licence, rejetant l’appel à cet égard; (2) rejeté l’appel en ce qui concerne le montant de la redevance à payer; (3) abrogé la disposition de la décision rendue par le commissaire le 3 février 1967, portant que Micro devait payer une redevance à l’égard des ventes du produit effectuées après le 21 juin 1966, et déclaré que la licence n’était entrée en vigueur que le 3 février 1967. Il a conclu que l’octroi d’une licence et l’établissement de la redevance et des autres conditions en vertu de l’art. 41(3) ne constituaient qu’un seul et même acte ne pouvant donc être divisé en deux étapes comme le commissaire avait décidé de le faire.
Micro n’a pas interjeté appel de cette ordonnance dans le délai prescrit, mais une fois expiré
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le délai d’appel elle a demandé une prorogation de délai au Président Jackett. Le savant Président l’a accordée dans une ordonnance du 21 décembre 1970, dont voici un extrait:
IL EST ORDONNÉ, à la condition que,
(a) si l’appel projeté est accueilli, et
(b) si, en conséquence, les défenderesses à l’action en contrefaçon en cette Cour (n° B-2435) ont gain de cause en ce qui concerne la partie de l’appel de la décision du Juge Walsh qui a trait à la période allant du 21 juin 1966 au 3 février 1967,
l’intimée indemnise l’appelante des frais entre procureur et client que cette dernière a subis en cette action et qu’elle n’aurait pas eu à subir si l’appel projeté avait été porté dans le délai normal
(c) en renonçant aux dépens de l’appel à l’encontre de la décision du Juge Walsh qui pourront être alloués aux défenderesses, aux dépens en cette Cour de l’action en contrefaçon qui pourront être alloués aux défenderesses par jugement en appel et à tout droit de recouvrer le montant payé par les défenderesses à l’appelante en ce qui concerne les frais entre les parties dans l’action en contrefaçon, et
(d) en payant à l’appelante la somme de $5,000, que le délai d’appel en l’espèce soit prolongé jusqu’au 14 janvier 1971.
Ces conditions ont été acceptées ou remplies. Micro a restreint son appel uniquement à la question de la date d’entrée en vigueur de la licence.
Le 6 janvier 1971, l’intimée a déposé l’avis d’appel incident suivant:
[TRADUCTION] AVIS est par les présentes donné que l’intimée (appelante) interjette un appel incident à cette Cour à l’encontre du jugement que la Cour de l’Échiquier du Canada a rendu le 20 septembre 1967. L’appel incident est uniquement fondé sur le motif que le commissaire des brevets a suivi un principe erroné ou a manifestement commis une erreur à l’égard de la preuve pour les raisons suivantes:
1. Il a commis une erreur en fixant une redevance trop faible;
2. il a commis une erreur de principe à la clause 2 b) de la licence en n’établissant pas une règle pour le cas où l’acquéreur autre qu’un acquéreur traitant à distance revend le produit en vrac à un acquéreur traitant à distance et une autre règle
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pour le cas où l’acquéreur autre qu’un acquéreur traitant à distance revend à un acquéreur traitant à distance le produit sous forme posologique ou sous quelque autre conditionnement.
Dans l’intervalle, le 17 mai 1968, l’intimée avait intenté une action devant la Cour de l’Échiquier du Canada contre Micro, Paul Maney Laboratories Canada Ltd. et Gryphon Laboratories Limited (ci-après respectivement appelées «Maney» et «Gryphon») pour avoir violé son brevet n° 612204 à compter du 10 janvier 1961; elle réclamait des dommages‑intérêts ou une reddition de compte à l’égard des profits réalisés. C’est l’action en contrefaçon mentionnée dans l’ordonnance du 21 décembre 1970 du Président Jackett.
Le Juge Walsh a entendu l’action en contrefaçon, au sujet de laquelle un exposé des faits convenus avait été présenté. Le 31 juillet 1969, il a ordonné l’inscription du jugement suivant:
1. Il est déclaré et décidé que les lettres patentes canadiennes n° 612204 mentionnées dans la déclaration sont valides en ce qui concerne les parties;
2. Il est déclaré et décidé que les défenderesses ont toutes trois violé ledit brevet;
3. Il est déclaré et décidé que la demanderesse a le droit de recevoir des défenderesses l’un des montants suivants:
(a) le montant des dommages qu’elle a subis du fait que les défenderesses ont violé ledit brevet, ou
(b) le montant des profits que les défenderesses ont réalisés en violant ledit brevet.
4. Pour déterminer le montant que la demanderesse a le droit de recevoir des défenderesses (au cas où les parties ne peuvent s’entendre à ce sujet), seront déférées au registraire (ou au registraire adjoint nommé par le registraire, ou, si aucun de ceux-ci n’est disponible, au fonctionnaire de la Cour sur lequel les parties s’entendront ou que la Cour aura nommé) pour enquête et rapport, les questions suivantes, soit:
(a) Quels actes de contrefaçon les défenderesses ont-elles commis à l’égard dudit brevet, tel que l’allègue la déclaration; et
(b) Selon le choix qu’aura fait la demanderesse, (lequel choix doit être constaté par écrit, produit devant la Cour et signifié aux défenderesses avant que la demanderesse puisse
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prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne le renvoi) quel est le montant des dommages susdits qu’a subis la demanderesse ou des profits susdits que les défenderesses ont réalisés; et
5. Il est ordonné et décidé que la demanderesse recouvre des défenderesses les dépens à être taxés en l’espèce, sauf ceux du renvoi, lesquels seront considérés sur motion pour jugement sur le rapport de l’arbitre, en vertu de la règle 186 des Règles et ordonnances générales de cette Cour.
Dans ses motifs, le Juge Walsh dit entre autres choses:
[TRADUCTION] Les contrefaçons reprochées se divisent en quatre périodes, qu’il convient d’examiner séparément comme suit:
1. Activités de Micro Chemicals Ltd., avant le 25 mars 1965, date de la demande en vue d’obtenir une licence.
2. Activités de Micro Chemicals Ltd., du 1er novembre 1965 au 22 janvier 1966, période où des lots expérimentaux ont été préparés.
3. Activités des trois défenderesses du 25 janvier 1966 au 21 juin 1966, soit les transferts de la substance de Micro Chemicals Ltd. à Gryphon Laboratories Ltd., la fabrication de comprimés par Gryphon Laboratories Ltd., et les activités de Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd.
4. Activités des défenderesses du 21 juin 1966 au 3 février 1967.
* * *
Eu égard à ces arrêts et à la preuve soumise, je ne puis conclure qu’avant le 25 mars 1965, date de la demande en vue d’obtenir la licence, l’utilisation expérimentale du procédé par les défenderesses était expérimentale en ce sens qu’elle visait à perfectionner l’invention; je conclus que les défenderesses voulaient plutôt s’assurer qu’elles pouvaient fabriquer le produit de façon satisfaisante sur une base commerciale au moyen du procédé breveté. Comme l’a expliqué le témoin Diosady, même en suivant le procédé exposé au brevet, il fallait faire un certain nombre d’expériences pour en obtenir des résultats satisfaisants. Les expériences ont été faites principalement dans le but de fabriquer la trifluopérazine au moyen du procédé breveté.
Les arguments et les arrêts invoqués quant à la première période s’appliquent encore mieux à la deuxième période en question, qui va du 1er novembre 1965 au 22 janvier 1966. Au cours de cette
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période, la défenderesse Micro Chemicals Ltd. s’est remise à fabriquer expérimentalement de la trifluopérazine; elle a fabriqué quelque 26 lots en tout (pièce 20), dont plusieurs n’ont donné aucun résultat ou ont été mis au rebut. D’autres n’ont pas donné de résultat satisfaisant du point de vue de la quantité de produit fini obtenue à partir d’une quantité donnée de substances de départ. Pour fabriquer la plupart des lots, on a utilisé 25 ou 27 grammes de substances de départ mais le 4 janvier 1966, on a essayé deux lots de 675 grammes chacun; dans les deux cas le produit obtenu a été mis au rebut. Le 22 janvier, les chimistes étaient satisfaits des essais; ils avaient obtenu respectivement 19.1 et 20 grammes de produit fini à partir de deux lots de 27 grammes. Il a été convenu que ces expériences avaient pour objet d’étudier le processus et les conditions de fabrication afin d’accroître le rendement et d’établir que Micro Chemicals Ltd. pouvait fabriquer le produit de façon rentable. L’avocat des défenderesses a soutenu que ces expériences étaient clairement visées par l’article 41(3) de la loi qui décrète ce qui suit: «en arrêtant les conditions de cette licence et en fixant le montant de la redevance ou autre considération à payer, le commissaire doit tenir compte de l’opportunité de rendre l’aliment ou les médicaments accessibles au public au plus bas prix possible tout en accordant à l’inventeur une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l’invention.» La trifluopérazine fabriquée lors de ces expériences a été mise en bouteilles et conservée pour la défenderesse Micro Chemicals Ltd.; elle n’a jamais été mise sur le marché de sorte que la demanderesse n’a subi aucun dommage et que ladite défenderesse n’a réalisé aucun profit par suite de ces expériences. Comme je l’ai signalé au sujet de la première période, ces expériences, même si elles étaient indubitablement utiles à la demanderesse, constituent une contrefaçon en droit strict du brevet car elles n’ont pas été faites en vue de perfectionner le procédé, mais en vue de permettre à la défenderesse Micro Chemicals Ltd. de le fabriquer commercialement dès qu’elle pourrait obtenir la licence qu’elle avait demandée.
* * *
La troisième période au cours de laquelle il y a eu contrefaçon, allègue-t-on, va du 25 janvier 1966, date à laquelle la défenderesse Micro Chemicals Ltd. a fabriqué un lot de 3.2 kilogrammes, la
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première fois qu’il y a eu fabrication à l’échelle commerciale, jusqu’au 21 juin 1966, date où le commissaire a laissé savoir qu’il accordait la licence. Au cours de cette période, pour la première fois, les deux autres défenderesses, Gryphon Laboratories Ltd. et Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd., étaient en cause. La défenderesse Micro Chemicals Ltd. admet avoir transféré de la trifluopérazine à la défenderesse Gryphon Laboratories Ltd. au cours de cette période et elle admet que cette dernière est devenue propriétaire du produit à ce moment-là même si celui-ci ne lui a été facturé que le 30 juin 1966 et le 15 juillet 1966. Il s’agit, en tout, de 39.5 kilogrammes (paragraphes 61, 62 et 63 de l’exposé des faits et pièces 21 et 22). De son côté, Gryphon a fabriqué des comprimés à partir de la substance en vrac au cours de cette période. Dans l’intervalle, le concessionnaire de la défenderesse Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd. au Manitoba pressentait les dirigeants des hôpitaux psychiatriques de Brandon (Man.) et de Selkirk (Man.), pour solliciter des commandes pour ce produit. Le 2 mars 1966, le bureau des achats de la province du Manitoba lui a demandé d’établir une liste de prix pour un stock de six mois de comprimés de trifluopérazine à l’intention desdits hôpitaux. Ladite défenderesse a en temps opportun établi cette liste de prix sur la formule imprimée du bureau des achats de la province du Manitoba et l’a délivrée à Winnipeg le 9 mars 1966. Ladite défenderesse a offert d’effectuer une livraison le 1er avril de certains articles de la liste de prix, le reste devant être fourni sur demande; pour d’autres articles, elle parle de «livraison sur demande après le 1er avril» (paragraphes 65, 66 et 67 de l’exposé des faits convenus et pièce 23). Par la suite, entre le 14 mars et le 3 juin 1966, divers lots d’échantillons de comprimés de 5 milligrammes et de 10 milligrammes ont été envoyés aux hôpitaux de Selkirk et de Brandon à des fins expérimentales, gratuitement, à la demande des directeurs médicaux de ces hôpitaux (paragraphes 68, 69 et 70 de l’exposé des faits convenus, pièces 25, 26, 27 et 28). Ces comprimés avaient été transférés à la défenderesse Paul Maney Laboratories (Canada) Ltd. par la défenderesse Gryphon Laboratories Ltd. La quantité totale ainsi fournie s’élevait à moins de trois quarts de kilogramme et aucune commande effective pour ces comprimés n’a été reçue avant le 30 juin.
* * *
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Enfin, nous en venons à la quatrième période, qui part du 21 juin 1966, date à laquelle le commissaire a décidé d’accorder une licence de fabrication et de vente du produit à la défenderesse Micro Chemicals Ltd, sous réserve de la détermination ultérieure des conditions de la licence et de la redevance; par la suite, la Cour a conclu que cette décision du commissaire ne constituait pas un octroi de licence entrant en vigueur à cette date. La défenderesse ne s’est pas formellement opposée à cette façon de procéder lorsque les procureurs de la demanderesse l’ont proposée au commissaire dans leur lettre du 3 mai 1965 (pièce 3), mais il est clair que le commissaire a agi ainsi sur les instances de l’avocat de la demanderesse. De plus, avant que le commissaire n’ait rendu sa décision sur l’octroi de la licence, l’avocat des défenderesses lui a adressé, le 8 novembre 1965, une lettre dans laquelle il disait que le temps était venu de s’occuper de la question de la redevance (pièce 8), ce à quoi l’avocat de la demanderesse s’est opposé dans une lettre du 12 novembre 1965 adressée au commissaire (pièce 9).
L’avocat des défenderesses a affirmé que ses clientes avaient agi de bonne foi, croyant que la licence était entrée en vigueur le 21 juin 1966, et que la demanderesse n’avait donc droit qu’à une indemnité juste et raisonnable. Il a cité l’arrêt English and American Machinery Company v. Union Boot and Shoe Machine Company, (1896) 13 R.P.C. 64, p. 67, où il a été décidé que le montant des dommages devait être fondé sur le montant des profits découlant de licences dont les demanderesses ont été privées par les activités de la défenderesse.
Il conclut comme suit:
[TRADUCTION] Sans examiner ici la question du montant des dommages, je crois qu’il devrait y avoir renvoi, comme convenu. Il est clair que les dommages subis au cours des deux premières périodes en question, s’il en est, sont purement symboliques même si la demanderesse, en sa qualité de breveté, a droit à la protection entière de ses droits; comme il a déjà été dit, je conclus que ces droits ont été violés au cours de ces deux périodes. En ce qui concerne la troisième période, au cours de laquelle les trois compagnies défenderesses se préparaient activement à vendre le produit dès qu’elles obtiendraient la licence, il y a également eu violation des droits du breveté, mais ici encore, aucune vente n’a été
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effectuée à des tiers et les défenderesses n’ont retiré aucun profit sur lequel le calcul du montant des dommages pourrait se fonder; ici encore, les dommages subis au cours de cette période sont donc purement symboliques. Toutefois, en ce qui concerne la quatrième période, qui part du 21 juin 1966, et avant l’établissement, dans la licence finale délivrée le 3 février 1967, de la redevance à payer à compter de cette date-là, les défenderesses ont effectué des ventes importantes et je ne puis accepter la prétention de leur avocat que le seul montant susceptible d’être réclamé pour dommages découlant de ces ventes est la redevance finalement fixée le 3 février 1967. Cela équivaudrait à dire que bien qu’il ait été établi que le commissaire avait commis une erreur en donnant à la redevance un effet rétroactif au 21 juin 1966, la Cour doit néanmoins accorder exactement le même montant de dommages qu’elle aurait adjugé si la décision du commissaire avait été bien fondée. Tel n’est pas mon avis et je crois donc que la question des dommages au cours de cette période reste à déterminer; bien que l’on puisse choisir, entre autres solutions, d’accorder le même montant de dommages qui aurait été accordé si la redevance était entrée en vigueur le 21 juin 1966, il ne faut pas nécessairement adopter cette base pour le calcul des dommages.
Micro, Maney et Gryphon ont interjeté appel de la décision du Juge Walsh; comme je l’ai déjà mentionné, il a été décidé par ordonnance que les deux appels seraient entendus en même temps. Les deux parties ont produit des factums distincts pour chaque appel.
Je parlerai d’abord de «l’appel quant à la date d’entrée en vigueur». Comme je l’ai déjà dit, la première décision du commissaire, rendue le 21 juin 1966, se lit ainsi: [TRADUCTION] «Par les présentes, j’accorde une licence non exclusive, entrant en vigueur à compter de ce jour…»; dans la licence du 3 février 1967, le commissaire dit:
[TRADUCTION] Ladite redevance devra être payée à l’égard de toutes les ventes du produit effectuées par MICRO CHEMICALS LIMITED après le 21 juin 1966.
Il est incontestablement clair que si le commissaire a divisé en deux parties la demande de
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Micro en vue d’obtenir une licence, c’est uniquement par commodité et sur les instances de l’intimée.
A mon avis, c’est la prétention de Micro qu’il faut retenir. L’art. 41(3) renferme deux éléments: (1) la décision d’accorder ou de refuser la licence; et (2) si la licence est accordée, le montant de la redevance et les autres conditions. Je ne puis voir pourquoi le commissaire ne pourrait pas considérer ces deux éléments successivement et en certains cas, comme dans celui-ci, ajourner l’examen de la redevance et des autres conditions en attendant que la question primordiale de l’octroi de la licence soit déterminée. A cet égard, je prends appui sur l’avis des Juges Rand et Martland dans Parke, Davis & Co. c. Fine Chemicals of Canada Ltd.[5]
Je sais que par cette décision je m’écarte de l’avis exprimé par la Divisional Court dans l’arrêt Geigys S.A.’s Patent[6]. Je ne crois respectueusement pas que l’article en question soit indivisible en ce sens que le commissaire ne peut pas, soit à la demande d’une partie, soit de son propre chef, diviser la tâche qui lui est confiée en deux auditions distinctes, la seconde dépendant du résultat de la première, mais la première constituant en soi une décision prenant effet à compter de sa date ou de la date fixée par le commissaire. La procédure adoptée dans ce cas-ci me semble être une méthode expéditive et économique très pratique et devrait être approuvée par la Cour. Les demandes de licence obligatoire devraient être examinées aussi rapidement que possible, sinon l’avantage qu’en tire le public et que tend à assurer cet article pourrait très bien s’en trouver annulé.
Par conséquent, Micro avait une licence le 21 juin 1966 et «l’appel quant à la date d’entrée en vigueur» qu’elle a interjeté devrait être accueilli.
Je passe maintenant à l’appel dans l’action en contrefaçon. Étant d’avis que la contrefaçon reprochée se divisait en quatre périodes distinctes,
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le Juge Walsh a étudié ces quatre périodes dans sa décision. Selon lui, la période qui a précédé le 25 mars 1965 est différente de celle qui va du 1er novembre 1965 au 22 janvier 1966; il a donc examiné séparément ces deux périodes. Je ne puis voir aucune différence de principe entre les activités de chacune de ces deux périodes. Fait significatif, le Juge Walsh a conclu que la petite quantité de trifluopérazine produite avant le 22 janvier 1966 avait été mise en bouteilles et conservée par Micro, qui ne l’a jamais mise en marché, que l’intimée n’avait subi aucun dommage et que Micro n’avait réalisé aucun profit, mais il a néanmoins conclu qu’il y avait eu contrefaçon. A mon avis, il a commis une erreur en décidant que celui qui utilise expérimentalement, sans licence, un article breveté dans des expériences qu’il fait de bonne foi est, en droit, un contrefacteur. Le raisonnement du Juge Jessel (Maître des Rôles) dans Frearson v. Loe[7], lequel a été approuvé par le vice-chancelier Bristowe dans Proctor v. Bayley & Son[8], s’applique ici. Le Juge Jessel dit, pp. 66-67:
[TRADUCTION] L’autre question soulevée est curieuse et loin d’être sans difficulté; ce qui est arrivé à cet égard, c’est qu’à divers moments, le défendeur a fabriqué des vis en blanc, comme il les a appelées; il en a fait, en tout, au plus deux livres, utilisant divers moyens par lesquels étaient indubitablement fabriquées les vis en blanc selon le brevet de 1870 ainsi que selon le brevet de 1875 du demandeur; ces moyens semblent avoir violé les deux brevets. Le défendeur affirme ne l’avoir fait qu’à titre d’expérience; à coup sûr, si quelqu’un fabrique un objet uniquement à titre d’expérience faite de bonne foi et non pas dans l’intention de vendre ou d’utiliser l’objet ainsi fabriqué dans le même but que celui dans lequel le brevet a été accordé, mais en vue de perfectionner l’invention qui fait l’objet du brevet, ou en vue d’étudier s’il est possible de la perfectionner ou non, il n’y a pas là empiétement sur les droits exclusifs accordés par le brevet. Les droits en vertu de brevets n’ont jamais eu pour but d’empêcher ceux qui ont un esprit inventif d’exercer leurs talents de façon juste. Mais si on n’utilise ni ne vend l’invention
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en vue d’en tirer un profit, la seule fabrication à des fins expérimentales, et non pas à des fins frauduleuses, ne devrait pas être tenue pour une violation et, en tous les cas, ne peut sûrement pas faire l’objet d’une injonction.
Micro a utilisé la substance brevetée, non pas pour en tirer un profit mais pour voir si elle pouvait fabriquer un produit de qualité suivant le mémoire descriptif inclus dans la demande de l’intimée en vue d’obtenir le brevet n° 612204. Le Juge Walsh a conclu que les expériences qu’a faites Micro avant le 22 janvier 1966 constituent une contrefaçon en droit strict car elles n’ont pas été faites dans le but de perfectionner le procédé mais afin de permettre à Micro de commencer à produire à l’échelle commerciale dès qu’elle pourrait obtenir la licence sollicitée. Je ne puis voir comment ce genre d’expériences et de préparatifs constituent une contrefaçon. Ils me semblent être la conséquence logique du droit de demander une licence obligatoire.
Il n’est peut-être pas nécessaire que le demandeur soit toujours en mesure de démontrer qu’il peut fabriquer l’objet, mais je crois qu’il est raisonnablement prudent pour lui de l’être. Comme le Juge Thurlow l’a dit dans Hoffmann-La Roche Limited c. Delmar Chemicals Limited[9], il est vrai que:
[TRADUCTION] …la loi ne l’oblige pas à prouver qu’il possède la compétence requise pour produire l’aliment ou le médicament ou qu’il possède le matériel, les connaissances et les ressources nécessaires pour le faire, bien qu’il soit possible que le commissaire considère, selon le cas, qu’il est relativement important de connaître les aptitudes du demandeur et, s’il le juge nécessaire, de faire une enquête à ce sujet.
Toutefois, le fait que le demandeur se met dans la possibilité de démontrer qu’il possède le matériel, la compétence et les connaissances requises, grâce à ses expériences, ne veut pas nécessairement dire, à mon avis, qu’il est un contrefacteur.
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La conclusion du Juge Walsh qu’il y a eu contrefaçon entre le 25 janvier 1966 et le 21 juin 1966 du fait que Micro a transféré la substance à Gryphon, que cette dernière a fabriqué des comprimés et que Maney a sollicité des clients éventuels est amplement étayée par la preuve. L’intimée a donc droit à des dommages-intérêts pour contrefaçon au cours de cette période.
J’ai déjà décidé que la licence est entrée en vigueur le 21 juin 1966 et qu’il n’y a donc pas eu contrefaçon au cours de la période qui va du 21 juin 1966 au 3 février 1967; sur ce point, l’appel doit être accueilli, tout comme il doit l’être à l’égard des périodes qui se situent avant le 22 janvier 1966.
Il reste à régler l’appel incident interjeté par l’intimée et portant sur la redevance à payer que le Président Jackett a fixée.
L’intimée demande en premier lieu que les deux clauses suivantes soient ajoutées aux dispositions relatives à la redevance:
[TRADUCTION] 2A — Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsque le produit en vrac a été vendu par Micro Chemicals Limited à un acquéreur autre qu’un acquéreur traitant à distance et a été par la suite (soit par cet acquéreur ou par une personne quelconque qui l’a acquis autrement qu’à titre d’acquéreur traitant à distance) revendu à un acquéreur traitant à distance, il sera réputé avoir été vendu par Micro Chemicals Limited à l’acquéreur traitant à distance selon les conditions de la vente faite à cet acquéreur et Micro Chemicals Limited sera réputée avoir reçu comme «prix de vente net» de ce produit toutes les sommes payées par l’acquéreur traitant à distance selon les conditions de la vente.
2B — Lorsqu’en vertu du paragraphe 2A, une redevance plus élevée qu’elle le serait autrement devient payable et est payée, le montant autrement payable et ainsi payé sera considéré comme un crédit sur la redevance qui est de ce fait devenue payable.
Vu qu’entre elles les trois compagnies, Micro, Maney et Gryphon, entretiennent d’étroites relations et qu’elles ne traitent pas à distance, ces clauses devraient être ajoutées et la licence devrait
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être modifiée en conséquence, les modifications prenant effet à compter du 21 juin 1966.
Quant à la question du montant de la redevance, le Président Jackett a dit:
[TRADUCTION] Dans l’examen des arguments relatifs à la redevance, la difficulté fondamentale, et je présume que c’est une difficulté à laquelle doivent également faire face toutes les autres personnes concernées dans pareille affaire, en qualité d’avocat ou à quelque autre titre, est l’existence improbable d’un «marché» sur lequel il serait possible de se fonder pour établir ce qu’un cessionnaire consentant paierait à un concédant consentant en vue d’obtenir une licence relative au médicament en question et renfermant les conditions en question. (Voir à titre de comparaison l’arrêt Aktiebolaget Astra, Apote-karnes Kemiska Fabriker c. Novocol Chemical Manufacturing Company of Canada, Limited, (1964) R.C.E. 955, p. 963). Je présume que personne n’a suffisamment d’expérience en ce qui concerne un «marché» si spécialisé, que ce soit en qualité de partie à pareilles opérations ou en qualité de courtier, pour être apte à aider la Cour en exprimant une opinion, fondée sur son expérience, quant au montant de la redevance susceptible d’être déterminé par voie de négociations à distance entre un concédant consentant et un cessionnaire consentant, pour cette licence, relativement à ce médicament. A défaut de cette aide, le tribunal, en l’occurrence, le commissaire, doit déterminer du mieux qu’il le peut le résultat qu’auraient ces négociations, eu égard à l’ensemble de la preuve concernant les facteurs susceptibles d’influer sur les parties aux négociations, puis il doit appliquer les directives énoncées par la loi dans la dernière partie de l’article 41(3). C’est, je présume, ce qui a été fait dans l’arrêt Hoffmann-La Roche Ltd. c. Bell-Craig Pharmaceuticals Division of L.D. Craig Ltd., (1966), R.C.S. 313, où les éléments disponibles ressemblent beaucoup à ceux dont le commissaire disposait dans la présente espèce, et où la décision du commissaire a été confirmée par la Cour suprême du Canada. J’ai étudié attentivement les différences entre les deux affaires qui ont été invoquées devant moi. En premier lieu, il a été soutenu qu’il résulte de la présente espèce que le titulaire de la licence paiera à titre de redevance une partie beaucoup moins élevée du produit de ses ventes. Je ne vois là aucune raison de modifier la décision rendue.
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Puis on a invoqué devant moi une décision britannique ayant trait au même médicament. Pour autant que je sache, cette décision a été fondée sur une preuve différente et visait une licence comportant des conditions différentes. De toute façon, je ne connais aucun principe permettant de dire que cette Cour devrait accepter la conclusion d’un haut fonctionnaire d’un autre pays à l’égard d’une licence délivrée en vertu de la législation de ce pays-là plutôt que le jugement du commissaire canadien des brevets. Mention a été faite du témoignage de certains médecins au sujet de la nécessité pour l’appelante d’avoir engagé certains frais lors de la distribution du médicament. Je ne puis voir aucun rapport entre cette preuve et la question de la redevance. En dernier lieu, il est prouvé, en l’espèce, que le breveté a déjà négocié avec un tiers une licence comportant une redevance beaucoup plus élevée. Le commissaire avait cette preuve à sa disposition et je présume qu’il lui a accordé le poids qu’elle méritait.
L’appel relatif à la redevance est donc rejeté.
Il m’est impossible de constater que le Président Jackett a commis quelque erreur en confirmant la décision du commissaire au sujet de la redevance à payer; sur ce point, je suis d’avis de rejeter l’appel.
Je ne crois pas que le renvoi qu’avait ordonné le Juge Walsh dans sa décision soit maintenant nécessaire. D’après lui, la période qui s’est écoulée entre le 21 juin 1966 et le 3 février 1967 est celle au cours de laquelle l’intimée a subi les pertes les plus importantes parce que c’est à ce moment-là que des quantités importantes du produit ont été fabriquées et conservées pour la vente. Il est maintenant établi qu’au cours de cette période-là, il n’y a pas eu contrefaçon. Quant aux autres périodes, le Juge Walsh a affirmé que les dommages‑intérêts seraient surtout symboliques. Je crois que si l’intimée obtient des dommages-intérêts pour les quantités produites entre le 25 janvier 1966 et le 21 juin 1966, basés sur la redevance à payer à l’égard de ventes entre personnes traitant à distance, selon la modification faite par les présentes, elle sera indemnisée de façon juste pour la contrefaçon qui a eu lieu au cours de cette période.
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Par conséquent:
1. L’appel quant à la date d’entrée en vigueur de la licence est accueilli avec dépens en cette Cour et en Cour de l’Échiquier, mais sous réserve des conditions établies par l’ordonnance rendue par le Président Jackett le 21 décembre 1970.
2. La licence est modifiée pour y inclure les dispositions relatives aux ventes faites autrement qu’entre personnes traitant à distance, tel qu’énoncé à la p. 14 des présentes.
3. Il est déclaré que les trois appelantes, Micro, Maney et Gryphon, ont violé le brevet de l’intimée au cours de la période allant du 25 janvier 1966 au 21 juin 1966, tel qu’énoncé cihaut, et n’ont pas violé le brevet autrement, et que l’intimée a droit envers ces trois parties, pour les quantités produites au cours de la période visée, à des dommages-intérêts basés sur la redevance à payer à l’égard de ventes entre personnes traitant à distance, selon la modification faite par les présentes, et
4. Il n’est adjugé de dépens à aucune des parties en cette Cour sur l’appel relatif à la contrefaçon et sur l’appel incident de l’intimée.
Procureur des appelantes: J.T. Thorson, Ottawa.
Procureurs de l’intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.
[1] [1968] 1 R.C. de l’É. 326, 37 Fox Pat. C. 1, 53 C.P.R. 193.
[2] [1969] 2 R.C. de l’É. 344, 60 C.P.R. 193.
[3] [1968] 1 R.C. de l’É. 326, 37 Fox Pat. C. 1, 53 C.P.R. 193.
[4] [1969] 2 R.C. de l’É. 344, 60 C.P.R. 193.
[5] [1959] R.C.S. 219, 30 C.P.R. 59, 17 D.L.R. (2d) 153.
[6] [1966] R.P.C. 250.
[7] (1878), 9 Ch. D. 48.
[8] (1889), 6 R.P.C. 106 à 109.
[9] [1965] 1 R.C. de l’É. 615, 43 C.P.R. 93, 46 D.L.R. (2d) 140.
