Cour suprême du Canada
Merck & Co. Inc. c. S. & U. Chemicals Ltd., [1974] R.C.S. 839
Date: 1972-03-30
Merck & Co. Inc. Appelante;
et
S. & U. Chemicals Limited Intimée;
et
Le Procureur Général du Canada Intervenant.
1972: les 2 et 3 mars; 1972: le 30 mars.
Présents: Les Juges Abbott, Judson, Ritchie, Hall et Spence.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada confirmant la décision du Commissaire des brevets mais lui renvoyant la licence pour nouvelle détermination de la redevance. Appel rejeté. Appel incident accueilli.
D. Watson et D. French, pour l’appelante.
I. Goldsmith, c.r., pour l’intimée.
D. Aylen, c.r., pour le Procureur général du Canada.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE JUDSON — Le présent appel porte sur l’octroi par le commissaire des brevets, en vertu de l’art. 41(4) de la Loi sur les brevets, d’une licence obligatoire de Merck & Co. à S. & U. Chemicals, visant onze brevets. Par sa requête, S. & U. Chemicals cherchait à obtenir l’autorisation:
[TRADUCTION] a) d’importer et de vendre un médicament connu sous le nom de Methyldopa, préparé ou produit selon les procédés visés par les inventions décrites dans les brevets canadiens 573568, 707354, 724687, 743125, 743128, 759063, 778412, 778413, 778414, 797869,détenus par l’appelante et ci-après appelés «les brevets de methyldopa»; et
b) d’importer, d’utiliser et de vendre à des fins médicales les substances décrites dans les brevets 573,568, 743,125, 743,128, 759,063 et 797,869.
La methyldopa est un médicament utilisé comme agent anti-hypertensif.
Le commissaire a fixé la redevance à quatre pour cent du prix net de vente du titulaire de la licence. En appel, la Cour de l’Échiquier a rejeté la prétention de Merck & Co. que le commissaire était tenu de fixer une redevance distincte pour l’utilisation de chacune des inventions mais elle a renvoyé la licence au commissaire pour un nouvel examen et une nouvelle détermination de la redevance.
Merck & Co. demande à cette Cour d’infirmer la décision du commissaire d’accorder la licence avec une seule redevance pour l’utilisa-
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tion de tous les brevets. Nous avons rejeté séance tenante cette partie de l’appel.
S. & U. Chemicals a interjeté un appel incident contre la décision prise par la Cour de l’Échiquier de renvoyer l’affaire pour nouvelle détermination de la redevance et nous demande de confirmer la décision du commissaire fixant celle-ci à quatre pour cent du prix net de vente. Merck & Co., elle, appuie la décision de la Cour de l’Échiquier. Le procureur général du Canada ne prend pas position sur cette question.
Dans sa décision relative au montant de la redevance, la Cour de l’Échiquier s’est fondée sur ce que S. & U. Chemicals, dans sa requête en vue d’obtenir une licence, a offert de payer une redevance au taux de 15 pour cent du coût du médicament à la livraison, tous droits payés. Dans les plaidoiries, il a été dit que ce coût pouvait parfois s’élever au double du montant accordé par le commissaire.
Les principes applicables en la matière sont bien établis. Ils ont été résumés en cette Cour dans la cause Hoffman-La Roche Limited c. Bell-Craig Pharmaceuticals Division of L.D. Craig Limited[1], p. 316:
[TRADUCTION] En vertu de l’article 41(3), il appartient au commissaire de décider si une licence devrait être délivrée et, le cas échéant, le montant de la redevance à payer. Il est possible d’interjeter appel de cette décision, mais pour que celui-ci soit accueilli, il faut que l’appelant démontre que le commissaire s’est fondé sur un mauvais principe ou qu’eu égard à la preuve, sa décision était manifestement erronée.
Contrairement à l’opinion exprimée en la Cour de l’Échiquier, je ne crois pas que ces conditions ont été remplies en l’espèce. Les motifs du Juge Thurlow laissent entendre qu’il avait lui-même un certain doute à cet égard. Mentionnons le passage suivant de ses motifs:
Il me paraît impossible de tirer des conclusions définitives d’aucune de ces preuves et je ne pense pas que le commissaire aurait pu, de son côté, en tirer. Mon impression est toutefois que le pourcentage auquel est arrivé le commissaire ne pèche pas excès. Cela ne veut néanmoins pas dire qu’à mon avis, la preuve démontre qu’il est trop faible ou qu’il est
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manifestement trop faible, ou même qu’il est plus faible que le niveau auquel je l’aurais fixé si j’avais exercé les fonctions de commissaire, car, avec les renseignements auquels j’ai fait allusion, je n’aurais pu arriver qu’à une conclusion arbitraire.
Toutefois, il a finalement décidé de renvoyer l’affaire pour que la question de la redevance soit de nouveau étudiée. Sa décision se trouve au paragraphe suivant:
Il incombait évidemment au commissaire de prendre une décision en cette matière, et cette décision, pour être conforme à la Loi, devait tenir compte de l’avantage qu’il y avait à rendre le médicament accessible au public au plus bas prix possible tout en accordant au détenteur du brevet une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l’invention. Il est concevable, je pense, que cette exigence légale ait pu dans certains cas justifier une rémunération quelque peu inférieure à la redevance offerte par le demandeur d’une licence mais, à mon avis, si tel est le cas, le résultat dépendra des faits d’une situation particulière. Dans la présente affaire, il me semble que rien, dans les documents présentés à la Cour, ne permet de conclure qu’une redevance égale à la moitié seulement de ce que l’intimée avait offert serait équitable et, en l’absence de toute déclaration dans la licence pour expliquer comment le commissaire est arrivé à sa décision, j’en suis venu à la conclusion qu’il a ignoré ou qu’il n’a pas accordé un poids suffisant à la déduction que l’on doit tirer de la prétention de l’intimée quant à la valeur des droits recherchés. Il en résulte que, compte tenu de la preuve soumise à la Cour, la redevance fixée par le commissaire m’apparaît manifestement trop faible et, à moins que les parties ne jugent bon de me donner leur accord pour fixer la redevance en me fondant sur ces documents, dans le but d’éviter de renvoyer l’affaire au commissaire, je la lui renverrai pour nouvel examen et nouvelle évaluation, soit d’après les documents qui se trouvent actuellement au dossier, soit d’après tout document supplémentaire, s’il en est, qu’il pourrait, à sa discrétion, permettre aux parties de présenter.
Il semble qu’il ait décidé le renvoi de l’affaire sur la question de la redevance pour trois motifs principaux: (1) l’offre faite par S. & U. Chemicals de payer une redevance plus élevée que celle qui avait été accordée; (2) l’absence de matière sur quoi justifier le choix d’un montant de préférence à l’autre; et (3) l’absence de
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déclaration, dans la licence, énonçant les raisons motivant pareille préférence.
À coup sûr, l’offre de S. & U. Chemicals, dans le premier document produit avec sa requête en vue d’obtenir une licence obligatoire, soit l’offre de payer une redevance s’élevant à 15 pour cent de la valeur nette à l’importation du médicament importé en vrac et revendu en vrac, était, et est encore, une offre qui demandait un examen sérieux. Dans son contre‑mémoire, Merck & Co. s’est opposée à l’octroi de la licence et a refusé la redevance. Dans sa réponse, S. & U. Chemicals a fait une nouvelle offre de quatre pour cent du prix net au détail du médicament sous sa forme posologique définitive. Le commissaire a dû tenir compte de ces manœuvres des parties. Entre autres, il y a eu l’offre originale et son rejet, l’offre modifiée, ainsi que la demande qu’a faite Merck & Co., à un moment donné, en vue d’obtenir 15 pour cent du prix au détail de la substance sous sa forme posologique définitive.
Toutefois, le commissaire a une fonction indépendante à remplir. Son devoir ne consiste pas simplement à approuver formellement soit l’entente entre les parties soit un montant ayant un certain rapport avec ce que le titulaire éventuel de la licence offre de payer et ce que le titulaire du brevet demande. Lorsqu’il fixe le montant de la redevance, il a pour devoir de
tenir compte de l’opportunité de rendre les médicaments accessibles au public au plus bas prix possible tout en accordant au breveté une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l’invention et pour les autres facteurs qui peuvent être prescrits.
Rien au dossier n’indique qu’il n’a pas rempli ce devoir, qu’il s’est fondé sur un mauvais principe ou que sa décision est manifestement erronée.
Je suis d’avis d’accueillir l’appel incident avec dépens.
Appel rejeté. Appel incident accueilli avec dépens
Procureurs de l’appelante: Gowling & Henderson, Ottawa.
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Procureurs de l’intimée: Ferguson, Goldsmith & Caswell, Toronto.
Procureur du Procureur général du Canada: D.H. Aylen, Ottawa.
[1] [1966] R.C.S. 313.
