Cour suprême du Canada
Sandoz Patents Ltd. c. Gilcross Ltd., [1974] R.C.S. 1336
Date: 1972-10-18
Sandoz Patents Limited (Défenderesse) Appelante;
et
Gilcross Limited, ci-devant Jules R. Gilbert Limited (Demanderesse) Intimée.
1972: les 14 et 15 juin; 1972: le 18 octobre.
Présents: Les Juges Abbott, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier déclarant invalides certaines revendications d’un brevet canadien. Appel accueilli en partie; appel incident rejeté.
Christopher Robinson, c.r., et Russel S. Smart, c.r., pour l’appelante.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Le présent appel est porté par Sandoz Patents Limited contre un jugement rendu en Cour de l’Échiquier par le Juge Thurlow, lequel jugement accueille en partie l’action intentée par l’intimée Jules R. Gilbert Limited (actuellement Gilcross Limited) et déclare invalides les revendications 1,3, 5, 7, 9, 10 et 11 du brevet canadien numéro 779,890.
Le brevet en litige vise une substance appelée thioridazine, un médicament neuroleptique ou tranquillisant. La preuve montre que c’est un dérivé du même composé, la phénothiazine, que le médicament neuroleptique antérieurement connu, la chlorpromazine. Elle donne à peu près les mêmes résultats avantageux dans le traitement des troubles mentaux, sans toutefois pro-
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duire les effets secondaires indésirables que les experts désignent sous le nom de manifestations extra-pyramidales. Ces dernières sont des symptômes de rigidité musculaire analogues à ceux qui caractérisent la maladie de Parkinson.
L’invention a été revendiquée sous le titre [TRADUCTION] «Dérivés de la phénothiazine substitués par une fonction sulfurée monovalente en position 3». Initialement, les revendications comprenaient sous ce titre toute une classe de substances, se chiffrant dans les centaines sinon dans les milliers. Toutefois, le brevet qui a été délivré vise uniquement la thioridazine (3-méthylmercapto-10-2´-(N-méthyl-pipéridyl-2´´)-éthyl-1´-phénothiazine), et ses sels thérapeutiquement tolérables, lorsque préparés par le procédé revendiqué.
Le procédé, selon les termes de la revendication 1, [TRADUCTION] «consiste à condenser de la 3-méthylmercapto-phénothiazine avec une ω -halogéno-alkylamide» d’une certaine formule chimique où l’un des atomes «est un halogène choisi dans le groupe constitué de Cl et Br». Les revendications 2 et 3 visent le même procédé mais utilisent respectivement l’amide chloro-éthane et l’amide bromo-éthane. Les revendications 4 et 5 visent «Un procédé de préparation d’un sel thérapeutiquement tolerable» de thioridazine en utilisant respectivement l’amide chloro-éthane et l’amide bromo-éthane et en faisant «ensuite réagir la base qui en résulte avec un acide thérapeutiquement acceptable». Les revendications 6 et 7 visent la substance lorsqu’elle est préparée par le procédé des revendications 2 et 3 respectivement, et les revendications 8 et 9 visent les sels thérapeutiquement tolérables lorsqu’ils sont préparés par le procédé des revendications 4 et 5.
Les dernières revendications portent les numéros 10 et 11. La revendication 10 vise [TRADUCTION] «Des compositions pharmaceutiques consistant essentiellement en une quantité thérapeutiquement efficace d’un composé lorsqu’il est produit par le procédé revendiqué aux revendications 2 ou 3 ou par un équivalent chimique évident dudit procédé, associé à un
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excipient pharmaceutiquement acceptable et non toxique». La revendication 11 est identique sauf qu’elle se rapporte au procédé revendiqué aux revendications 4 ou 5. A cet égard, le Juge Thurlow a dit ce qui suit:
Ces revendications, à mon avis, ne peuvent constituer des revendications en ce qui concerne toute étape inventive impliquée dans le mélange d’une substance à un véhicule puisqu’une telle étape n’implique aucune invention. Vide Commissaire des brevets v. Farbwerke Hoechst A.G. (1964 R.C.S. 49).
Je suis d’accord avec cette conclusion du savant juge de première instance; il est donc inutile de considérer les autres motifs qu’il a avancés à l’encontre de la validité des revendications 10 et 11.
Les revendications 1, 3, 5, 7 et 9 ont été déclarées invalides uniquement parce que la description du procédé au bromo-éthane figurant dans le mémoire descriptif était insuffisante, tous les autres moyens de contestation ayant été rejetés. Comme il a déjà été mentionné, la demande de brevet qui a été soumise visait toute une classe de dérivés de la phénothiazine. Dans le mémoire descriptif, on n’a pas tenté de donner une description détaillée des diverses étapes du procédé dans la préparation de chaque substance de la classe. On a déclaré d’une façon générale que les nouveaux dérivés pouvaient être préparés en «condensant» une phénothiazine d’une certaine formule (la formule II) «avec une ω-halogéno-alkylamine» (sic) d’une certaine formule (la formule III) comprenant, comme l’autre, un certain nombre de variations possibles. Puis suivait la description du procédé de «condensation»:
[TRADUCTION] La condensation peut être faite, par exemple, en dissolvant un dérivé de phénothiazine de formule II, qui est substitué en position 3 par une fonction sulfurée monovalente, dans un solvant organique approprié tel que par exemple, du benzène, du toluène ou du xylène, et en faisant réagir le dérivé de phénothiazine dissous avec une ω -halogéno-alkyla-mine de formule III, à la température ambiante ou à une température plus élevée, en présence dans le mélange réactif d’un agent de condensation alcalin, tel que par exemple l’hydroxyde de sodium, l’hydroxyde de potassium, la sodamide, le sodium métal-
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lique, l’hydrure de lithium, le tert-butylate de sodium, etc., c’est-à-dire un métal alcalin ou un composé tel qu’un hydroxyde, une amide, un hydrure ou un alcanolate.
La réaction peut aussi être faite en l’absence de solvant, en fondant ensemble les substances à faire réagir; dans ce cas, il est également possible de se passer d’agent de condensation bien que cela puisse réduire le rendement.
Une fois la réaction terminée, le mélange réactif est agité avec de l’eau et le solvant évaporé sous pression réduite; cependant, les nouveaux composés peuvent également être extraits du mélange réactif par des acides minéraux ou organiques dilués et précipités de la phase aqueuse par addition d’un alcali caustique ou d’ammoniaque. Les bases peuvent être éliminées par filtration dans les cas où elles se séparent de la phase solide ou, lorsqu’elles se séparent sous forme d’huile, peuvent être retenues dans le benzène ou dans un autre solvant hydrofuge et ensuite libérées du solvant par évaporation. Les bases peuvent être purifiées par distillation sous vide poussé et peuvent être converties en sels appropriés d’acides organiques ou minéraux.
Après avoir cité ces alinéas du mémoire descriptif ainsi que l’alinéa précédent comprenant les formules de la «phénothiazine» et de «l’amine», le Juge Thurlow a dit ce qui suit:
C’est tout ce que contient le mémoire descriptif comme description sur la façon de préparer la thioridazine en utilisant un produit de départ bromo-éthane bien que, comme on l’a dit précédemment, la préparation de thioridazine en utilisant un produit de départ chloro-éthane soit décrite en détail dans l’exemple 1 comme illustration du procédé général et la suffisance de celle-ci comme description du procédé au chloro-éthane n’a pas été mise en doute. Il y a ainsi dans le mémoire descriptif une description générale d’un procédé pour la production d’une classe importante de substances consistant en une identification du type de technique chimique utilisée, à savoir, la condensation de produits d’un type avec des produits d’un autre type, plus une description générale de la façon dont l’opération peut être réalisée pour différents produits des deux types. La thioridazine est l’une des substances comprises dans le groupe qui peut être ainsi préparée. Le produit de départ bromo-éthane appartient à l’un des deux types de produits de départ et il peut être condensé avec un membre approprié de l’autre type de produit de départ, qui cependant n’est pas indiqué, pour produire la thioridazine. La descrip-
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tion générale de la technique pour réaliser la condensation n’est pas cependant, limitée à celle qui utilise comme produit de départ un bromo-éthane ou à celle qui utilise comme produit de départ un bromo-éthane ou un chloro-éthane pour produire la thioridazine. En conséquence, comme l’ont montré les témoignages, tout ce qui est dit dans la description générale, ne s’appliquerait pas à l’un ou l’autre des deux procédés et sans une description plus détaillée de ceux-ci, il serait nécessaire à un chimiste d’appliquer ses connaissances pour choisir dans la description générale les conditions de la réaction, les solvants, les agents de condensation et les acides appropriés pour mener à bien l’opération. Par exemple, dans l’application du procédé au bromo-éthane à la production de thioridazine, l’un des solvants et l’un des agents de condensation mentionnés dans la description générale ne conviendraient pas. Dans le cas du procédé au chloro-éthane, l’exemple 1 donne des renseignements supplémentaires à titre d’illustration du procédé général complet mais il n’y a nulle part les mêmes renseignements détaillés donnés en ce qui concerne le procédé au bromo-éthane soit par référence à ce qui est dit dans la description du procédé au chloro-éthane à l’exemple 1 soit d’une autre façon.
Dans cette situation, le Dr Baer vint témoigner que les chimistes savent fort bien que dans une telle réaction chimique un composé au bromo-éthane se comporterait d’une façon analogue ou similaire au composé au chloro-éthane correspondant à moins qu’une anomalie de comportement du composé au bromo-éthane dans la réaction n’ait été mentionnée. Lui-même, sur les instructions du procureur de la défenderesse, avait en fait préparé de la thioridazine après avoir examiné des documents publiés avant l’époque en cause sans avoir vu le mémoire descriptif ou ce qu’il contenait, en utilisant comme produit de départ un chloro-éthane et quelque temps après, après avoir vu le mémoire descriptif, il avait préparé de la thioridazine en utilisant comme produit de départ un bromo-éthane et ses connaissances générales de chimie organique ainsi que celles obtenues au cours des expériences antérieures, et il n’eut aucune difficulté qui, à son avis, n’aurait pu être surmontée par un étudiant en chimie organique.
Il semble également selon son témoignage qu’il n’a reçu aucune aide pour réaliser le procédé au bromo-éthane à partir de la description du mémoire descriptif, qui en fait ne semble avoir rien à ajouter aux connaissances chimiques générales sur la façon de condenser les produits de types définis pour produire des substances de la classe définie.
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Le Dr Wright au contraire, bien que d’avis que la préparation de la thioridazine, en ce qui concerne la chimie, n’exige rien de plus qu’une simple habileté en ce domaine, et aurait été évidente à toute personne familière avec ce qui était généralement connu en avril 1956 au sujet de la chimie des phénothiazines, est d’avis que le nombre de variables importantes telles que la température de réaction, l’intensité de la réaction, le solvant particulier à utiliser, l’agent de condensation particulier, s’il en est, et la quantité de chacun des produits et autres était tel que beaucoup de temps et d’efforts seraient nécessaires pour trouver une façon de produire avec succès de la thioridazine par un procédé au bromo-éthane en l’absence d’une description détaillée sur la façon de le faire.
Bien que je pense que la facilité avec laquelle le docteur Baer a réusssi ne soit pas applicable à toute personne que l’on pourrait qualifier de chimiste expérimenté, il me semble que la description générale du mémoire descriptif et la description détaillée du procédé au chloro-éthane comme exemple illustratif, serviraient en fait à rappeler à un chimiste ce qu’il sait déjà c’est-à-dire qu’un procédé au bromo-éthane pourrait sans doute être fait d’une façon similaire en se rappelant les différences connues entre les réactions avec des composés bromes et les réactions avec des composés chlorés et que l’addition d’une description détaillée du procédé au bromo-éthane n’aurait, en fait, pas appris grand chose à un chimiste qualifié et ne l’aurait pas aidé beaucoup à réaliser le procédé.
D’un autre côté, l’article 36(1) exige que le requérant décrive son invention et son application ou exploitation telles qu’il les a conçues. Le public et le lecteur ont droit à une description de l’invention que l’inventeur a faite et dire qu’un groupe de phénothiazines substituées peut être fabriqué par un type connu de réaction chimique est, tel que je le vois, affirmer simplement ce qui est déjà connu comme une proposition générale plutôt que dire que l’inventeur a mené à bien l’invention d’une façon particulière en utilisant des produits particuliers et constaté qu’il s’agit d’une méthode pour produire une nouvelle substance plus utile que prévue, connue sous le nom de thioridazine. Je pense de plus que M. Goldsmith a raison lorsqu’il prétend que si les inventeurs n’ont pas réalisé le procédé au bromo-éthane, ils n’ont pas le droit de le revendiquer et que, s’ils l’avaient en fait réalisé, c’eût été très simple de le décrire comme ils l’ont fait dans le cas du procédé au chloro-éthane au moyen d’une description qui donnerait au lecteur précisément ce qu’implique leur invention du procédé au bromo-éthane.
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Cela semble être la norme de description que le Juge Fletcher Moulton avait à l’esprit lorsqu’il a dit dans la cause British United Shoe Machinery Company Ltd. v. A. Fussel & Sons Ltd., (1908) 25 R.P.C., à la p. 650, qui a été citée par l’avocat de la défenderesse:
[TRADUCTION] Étant donné que l’inventeur a le devoir de donner les renseignements les plus complets au public, il doit mentionner, si par exemple l’invention est un procédé, les quantités et les durées aussi exactement qu’il le peut.
M. Smart a soumis que l’invention était la thioridazine et qu’en donnant des détails sur le procédé au chloro-éthane, les inventeurs décrivaient le meilleur moyen connu par eux pour obtenir le bénéfice de l’invention mais selon moi, on ignore le fait que le procédé au bromo-éthane est un procédé séparé qui est un aspect séparé de l’invention, qui a ses propres conditions optimales et qui est revendiqué séparément. Il est nécessaire, je pense, de se rappeler également que si le procédé au bromo-éthane avait été en fait inventé par les inventeurs, ils devaient non seulement le réaliser mais devaient être les premiers à le faire et que ex hypothesi aucune description de celui-ci ne devait être disponible au public dans la littérature publiée. Il me semble donc que l’exigence de la loi que le requérant décrive correctement et complètement l’invention et son application ou exploitation telles qu’il les a conçues n’est pas remplie, en ce qui concerne un procédé tel que celui-ci, par un mémoire descriptif qui ne décrit pas le procédé particulier lui-même et qui ainsi ne décrit pas complètement ce qui a été inventé et ne décrit ni son application ou exploitation telle que conçue par l’inventeur. Même si avec les connaissances disponibles et sans faire preuve d’une ingéniosité inventive, un chimiste pouvait concevoir une méthode de préparation de la thioridazine par un procédé de condensation exigeant l’emploi d’un produit de départ au bromo-éthane et un dérivé approprié de la phénothiazine, le public a, je pense, le droit de connaître la méthode que le demandeur a conçue et employée et sur laquelle il se base pour revendiquer un monopole pour ce procédé. Ici, bien que la présence dans le mémoire descriptif d’une revendication pour le procédé au bromo-éthane suggère qu’il fait partie de l’invention de la thioridazine et de ses procédés de production, la description de l’invention ne contient même pas une simple déclaration (comme c’est le cas pour les sels) que la thioridazine peut être préparée par un procédé essentiellement similaire à celui décrit dans l’exemple 1 par la condensation de 3-méthylmercaptophénothiazine
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avec un bromo-éthane comme produit de départ. En conséquence, malgré certains doutes, je conclus que les revendications en ce qui concerne le procédé au bromo‑éthane ou un procédé qui en dépend, c’est-à-dire, les revendications 1, 3, 5, 7, 9, 10 et 11 sont invalides.
Je dois ajouter que je suis arrivé à cette conclusion avec moins d’hésitation que j’aurais pu avoir, en me disant que les inventeurs qui après avoir fait une invention qui consistait en la thioridazine et deux procédés de préparation, dont l’un utilisait un bromo-éthane comme produit de départ, au lieu de décrire ce qu’ils ont fait, ont décrit comme leur invention, une classe d’inventions qu’ils n’ont pas inventées du tout, ne peuvent que s’en prendre à eux-mêmes si leur description générale est considérée comme étant simplement ce qu’elle prétend être, c’est-à-dire, une description de l’invention alléguée de la classe plutôt que de leur invention réelle d’un procédé particulier pour la fabrication de la thioridazine. On a souvent dit que les mémoires descriptifs de brevets ne sont pas des exercices de composition et qu’une cour s’efforcera d’accorder quand elle le peut les brevets d’inventions méritoires. Mais ceci ne peut pas être appliqué au point d’ignorer ce qui semble être une exigence spécifique de la loi. De même, la composition d’une description adéquate de ce qui en fait a été inventé ne devrait pas être si difficile, avec l’aide d’un conseiller en brevets, qu’il en résulte une absence de description d’une partie essentielle de l’invention réelle dans le mémoire descriptif alors que ce mémoire descriptif est plein de description de ce que les requérants n’ont pas inventé et bien que le mémoire descriptif ait évidemment été préparé avec beaucoup de soin. (Les italiques ont été ajoutés.)
Sur les faits, le seul grief qu’on oppose à ce raisonnement vise l’affirmation que j’ai mise en italique vers la fin du premier alinéa. On prétend qu’il n’y a absolument aucune preuve que «dans l’application du procédé au bromo-éthane à la production de la thioridazine, l’un des solvants et l’un des agents de condensation mentionnés dans la description générale ne conviendraient pas». A mon avis, c’est là un point peu important, étant donné que le procédé de «condensation» n’est pas revendiqué comme étant nouveau; on ne nie pas qu’un chimiste compétent, utilisant uniquement les données générales à sa disposition, aurait pu effectuer l’opération en se limitant aux renseignements fournis dans la description générale. De plus, il n’est pas nié qu’on
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peut utiliser le procédé au bromo-éthane avec succès en ayant recours aux opérations et réactifs décrits dans le premier exemple, qui illustre l’utilisation du procédé avec le composé au chloro-éthane. Ainsi, la seule objection quant à la suffisance de la description des moyens d’utiliser l’invention avec le procédé au bromo-éthane est que l’inventeur n’a pas dit qu’il était possible de procéder de la même façon que dans l’exemple 1 qui concerne le procédé au chloro-éthane, même si tout chimiste compétent sait que telle doit être la situation en l’absence de toute mention d’anomalie quant au comportement du composé au bromo-éthane dans la réaction.
Il semblerait, d’après le dernier alinéa susmentionné de ses motifs, que le savant juge de première instance a surmonté le doute qu’il entretenait quant à la validité de cette objection en considérant que les inventeurs ont initialement revendiqué toute une classe de substances qu’ils n’avaient pas inventées, au lieu de revendiquer uniquement la thioridazine préparée par le procédé au chloro-éthane ou au bromo-éthane. Toutefois, en se prononçant sur l’objection que l’invention décrite dans le mémoire descriptif est celle d’une classe de substances comprenant la thioridazine, et non de la thioridazine elle-même, le savant juge de première instance fait le commentaire suivant:
Dans le cas présent, selon la première impression, le mémoire descriptif semble décrire une invention, à savoir une classe de substances, et assurer l’utilité de tous les membres de la classe. Aucune personne versée dans l’art ne penserait, cependant, une minute que tous les membres de la classe ont été préparés et essayés mais ne considérerait, à mon avis, l’assertion [que] comme une simple hypothèse.
Plus loin, il ajoute qu’étant donné les revendications admises, ce mémoire descriptif rédigé pour une classe de substances devrait s’interpréter comme décrivant uniquement l’invention d’une des substances mentionnées dans les revendications, soit la thioridazine.
Je suis d’accord avec la soumission de l’avocat de la demanderesse que les revendications de la substance particulière, la thioridazine, ne cadrent pas avec le caractère de la prétendue invention de la classe mais
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lorsque de telles revendications sont en fait trouvées dans un mémoire descriptif, le mémoire descriptif lui-même prend un sens différent de celui qu’il pourrait avoir autrement et, tel que je le vois, il devient alors nécessaire de lui donner dans toute la mesure du possible une interprétation pratique.
A mon avis, le même principe devrait s’appliquer à l’interprétation du mémoire descriptif en ce qui concerne le procédé au bromo-éthane. La preuve montre clairement que tout chimiste compétent qui veut préparer de la thioridazine par ce procédé, fera normalement ce que le témoin Baer a fait. Il effectuera les mêmes opérations et utilisera les mêmes réactifs que ceux qui sont décrits dans l’exemple 1 pour le procédé au chloro-éthane, apportant uniquement les modifications non essentielles qu’une personne versée dans l’art sait pouvoir apporter en toute sécurité, par exemple, laver l’extrait acide avec du benzène plutôt qu’avec de l’éther. S’il avait été démontré que la thioridazine ne peut pas être préparée par le procédé au bromo‑éthane de la même façon que par le procédé au chloro-éthane, que quelque traitement spécial ou quelque réactif spécial doit être utilisé ou évité, on pourrait alors se demander si l’application ou utilisation du procédé au bromo-éthane a été suffisamment décrite, bien qu’il soit admis que l’essentiel du procédé au bromo-éthane, soit la portion comportant de l’ingéniosité inventive, l’est. Ici, toutefois, la déficience alléguée porte uniquement sur la description des diverses étapes de l’utilisation du procédé inventé et, de fait, elle consiste uniquement à avoir omis de déclarer expressément que ces étapes peuvent être les mêmes que dans le procédé au chloro-éthane, dont l’emploi a été décrit au long. A mon avis, il convient de déduire de la preuve en l’espèce qu’une personne versée dans l’art n’a pas besoin qu’on lui dise cela.
C’est donc une objection purement de forme. De fait, le mémoire descriptif décrit au long non seulement l’invention, comme a conclu le savant juge de première instance, mais également son application ou utilisation. Bien que les diverses étapes ne soient expressément décrites que pour le procédé au chloro-éthane, il reste que les mêmes étapes entrent en jeu dans l’utilisation
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du produit de départ au bromo-éthane et toute personne versée dans l’art sait qu’il doit en être ainsi en l’absence de toute mention d’anomalie dans le comportement du composé au bromo-éthane. Il ne me paraît pas qu’il faille invalider un brevet en raison d’un détail de forme de ce genre et je ne crois pas que le par. (1) de l’art. 36 l’exige. Le mémoire descriptif est rédigé à l’intention des personnes versées dans l’art et, par conséquent, il doit s’interpréter en tenant compte de ce que pareille personne comprendra en le lisant. Il est clair d’après la preuve que tout chimiste compétent qui lit le mémoire descriptif et qui veut préparer de la thioridazine par le procédé au bromo-éthane comprendra qu’il doit suivre les mêmes étapes que celles qui sont indiquées pour le procédé au chloro-éthane.
Pour ces motifs, les revendications 1, 3, 5, 7 et 9 ne devraient pas être déclarées invalides. Comme c’est là la véritable question essentielle qui se pose dans le présent appel, la déclaration de validité signifiant que le brevet en litige a un certain effet pratique, alors qu’autrement il n’en aurait aucun, l’appelante aura droit aux dépens en cette Cour à l’encontre de l’intimée, mais ces dépens ne seront pas recouvrables du syndic de la faillite, vu qu’il a choisi de ne pas poursuivre l’affaire. Étant donné cette décision du syndic, l’intimée n’était pas représentée à l’audition de l’appel et son appel incident n’a fait l’objet d’aucune plaidoirie; cet appel incident doit donc être rejeté sans dépens. Je ne modifierais pas la décision du juge de première instance quant aux dépens de l’action, étant donné que l’action n’a été accueillie que partiellement.
Sur le tout, je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens contre l’intimée et de modifier le jugement de la Cour de l’Échiquier de façon à invalider les revendications 10 et 11 seulement du brevet canadien numéro 779,890, à reconnaître la validité et l’effet de toutes les autres revendications, et à interdire à la défenderesse de violer l’une quelconque des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9. L’appel incident de l’intimée est rejeté sans dépens.
Appel accueilli avec dépens; appel incident rejeté sans dépens.
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Procureurs de la défenderesse, appelante: Smart & Biggar, Ottawa.
Procureurs de la demanderesse, intimée: Ferguson, Goldsmith & Caswell, Toronto.
