Cour suprême du Canada
Tennessee Eastman Co. et al. c. Commissaire des Brevets, [1974] R.C.S. 111
Date: 1972-12-22
Tennessee Eastman Company, une division de Eastman Kodak Company: Eastman Kodak Company et Ethicon, Inc. Appelantes;
et
Le Commissaire des Brevets Intimé.
1972: les 2 et 3 mai; 1972: le 22 décembre.
Présents: Les Juges Martland, Ritchie, Hall, Pigeon et Laskin.
EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA
APPEL d’un jugement du Juge Kerr de la Cour de l’Echiquier du Canada[1], confirmant la décision du Commissaire des brevets. Appel rejeté.
G.F. Henderson, c.r., G.A. Macklin et R. Jackson, pour les appelantes.
G.W. Ainslie, c.r., et A.P. Gauthier, pour l’intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE PIGEON — La présente affaire a été entendue suivant un exposé des faits et des questions accepté de toutes les parties et rédigé dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Aux fins du présent procès seulement, il est convenu que:
1. Les revendications décrivent généralement une méthode chirurgicale de réunion ou conglutination des bords d’incisions ou blessures de tissus organiques vivants par l’application à l’état liquide des composés décrits dans les revendications, directement sur l’un au moins des bords du tissu que l’on veut réunir.
2. Le fait de découvrir que ces composés ont la propriété imprévue de réunir les tissus organiques est une découverte nouvelle, utile et non évidente, mais les composés décrits dans les revendications sont anciens et bien connus.
3. Le motif pour lequel le commissaire a refusé d’accorder un brevet à la demanderesse est que la méthode de réunion chirurgicale de tissus visée par les revendications de ladite demande, ne peut pas faire l’objet d’un brevet en vertu du par. d) de l’art. 2 de la Loi sur les brevets, parce qu’elle n’est ni une réalisation ni un procédé au sens dudit paragraphe.
4. La question soumise à cette Cour est de savoir si la méthode de réunion chirurgicale de tissus organiques par application de l’un des composés décrits dans les revendications sur l’un des bords du tissu que l’on veut réunir est une réalisation ou un procédé ou le perfectionnement d’une réalisation ou d’un procédé au sens du par. d) de l’art. 2 de la Loi sur les brevets.
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5. Les parties conviennent qu’à l’audition du présent appel, chacun des documents versés au dossier de la demande, ainsi que les faits y mentionnés, seront reçus en preuve sans qu’on ait à prouver leur contenu, et que les faits exposés dans l’affidavit de M. David W. Fassett et dans la demande de brevet numéro 884,804 sont reconnus véridiques.
6. Les parties conviennent que la question énoncée à l’alinéa 4 est la seule qui ait été étudiée par le commissaire, et si l’appel est accueilli et la décision du commissaire de refuser un brevet est rejetée, l’appelante Ethicon Inc. sera libre de reprendre le cours de sa demande.
L’examinateur a fait son premier rapport sur la demande de brevet le 9 février 1965, comme suit:
[TRADUCTION] MÉTHODE CHIRURGICALE 884,804
La présente demande a été examinée telle que déposée.
Renvoi
Brevet américain
2,721,858 — le 25 octobre 1955 Joyner et al.
C1.260-67
Le brevet précité fait connaître le mode de production du composé dont l’utilisation fait l’objet de la présente demande. Le brevet auquel on se réfère enseigne que les esters produits [TRADUCTION] «sont d’excellents composés adhésifs pour faire adhérer à peu près toutes les sortes de substances à elles-mêmes ou à des substances différentes». L’utilisation de la substance comme substance adhésive est donc ancienne.
L’emploi de cette substance adhésive surtout à des fins médicales est soumis au jugement et à la discrétion du praticien. Le produit lui-même, préparé à des fins médicales, ne serait pas brevetable en lui-même, en vertu des dispositions de l’art. 41 de la Loi sur les brevets. Il serait encore moins dans l’intérêt public d’octroyer le monopole de l’emploi de ce produit et d’entraver ainsi la profession médicale.
L’octroi du brevet est refusé.
L’essence dû rapport déposé par l’examinateur après nouvelle étude est contenue dans l’alinéa suivant:
[TRADUCTION] Vu que les revendications des demanderesses visent un procédé limité à traitement médical ou chirurgical de l’homme et des animaux et
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qu’il est décidé que de tels procédés médicaux ou chirurgicaux ne sont pas des opérations commerciales ou industrielles et sortent donc du cadre d’un procédé compris dans le champ d’application de l’art. 2, al. d), de la Loi sur les brevets, il est décidé que les revendications sortent du cadre d’un procédé compris dans le champ d’application de l’art. 2, al. d), de la Loi sur les brevets et qu’en conséquence, même si les arguments soumis par la demanderesse sont acceptés comme preuve de nouveauté, d’utilité et d’absence de caractère évident, les revendications doivent être rejetées pour manque d’objet.
Le commissaire suppléant a entériné cette conclusion dans une décision rendue le 19 juillet 1968, et dont voici les parties essentielles:
[TRADUCTION] Dans cette demande il s’agit d’un procédé de traitement médical ou chirurgical de tissus vivants.
Les arguments de la demanderesse sur les mots «réalisation» et «procédé» ont également été considérés. Mais tous les procédés ou méthodes ne sont des «réalisations» au sens de l’art. 2, al. d), de la Loi sur les brevets. Ce mot ne peut être pris dans son sens le plus large car il est des réalisations qui sont exclues par des textes législatifs comme l’art. 28, par. (3), d’autres, telles que les systèmes commerciaux, les méthodes d’enseignement, etc., qui sont exclues par des décisions judiciaires bien connues et admises; d’autres, enfin, qui sont exclues par diverses lois, comme la Loi sur les dessins et la Loi sur le droit d’auteur.
Confirmant la décision du commissaire des brevets, M. le Juge Kerr a dit, après une étude exhaustive de la jurisprudence:
A mon avis, la présente méthode n’entre pas dans le domaine des réalisations manuelles ou de production et, lorsqu’on l’applique au corps humain, elle ne produit pas un résultat qui se rattache aux affaires, au commerce ou à l’industrie, ni un résultat qui est essentiellement économique. L’adhésif lui-même peut faire l’objet d’un commerce, et le brevet pour le procédé, s’il est concédé, peut aussi être vendu et la licence de son emploi peut être vendue contre une rémunération en argent, mais il ne s’ensuit pas que la méthode et ses résultats se rattachent au commerce ou sont essentiellement économiques au sens dans lequel on a employé ces expressions dans des jugements en matière de brevets. La méthode fait essentiellement partie du domaine professionnel du traitement chirurgical et médical du corps humain, même si
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à l’occasion elle peut être appliquée par des gens qui n’œuvrent pas dans ce domaine. En conséquence, je conclus que, dans l’état actuel de la Loi sur les brevets du Canada et de l’étendue de ce qui est sujet à un brevet, comme l’indique la jurisprudence que j’ai citée, et qui fait autorité, la méthode ne constitue pas une réalisation, un procédé au perfectionnement d’une réalisation ou d’un procédé au sens du paragraphe d) de l’article 2 de la Loi sur les brevets.
Les dispositions de la Loi sur les brevets (S.R.C. 1952, c. 203, actuellement S.R.C., c. P-4) pertinentes en l’espèce comprennent en premier lieu la définition du mot «invention», à l’al. d) de l’art. 2 précité:
d) «invention» signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu’un perfectionnement quelconque de l’un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité;
L’application de ce texte est subordonnée au par. (3) de l’art. 28, ainsi rédigé:
(3) Il ne doit pas être délivré de brevet pour une invention dont l’objet est illicite, non plus que pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.
Au moment de la demande de brevet, les par. 1, 2 et 3 de l’art. 41 se lisaient:
41. (1) Lorsqu’il s’agit d’inventions couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l’alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.
(2) Dans une action en contrefaçon de brevet où l’invention couvre la production d’une substance nouvelle, toute substance formée des mêmes composants et éléments chimiques est, en l’absence de preuve contradictoire, censée avoir été produite par le procédé breveté.
(3) Lorsqu’il s’agit d’un brevet couvrant une invention destinée à la préparation ou à la production d’aliments ou de médicaments, ou susceptible d’être utilisée à de telles fins, le commissaire, à moins qu’il ne trouve de bonnes raisons justifiant le contraire, doit accorder, à quiconque en fait la demande, une licence limitée à l’utilisation de l’invention pour les
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fins de préparation ou de production d’aliments ou de médicaments, mais pour nulle autre fin; et, en arrêtant les conditions de cette licence et en fixant le montant de la redevance ou autre considération à payer, le commissaire doit tenir compte de l’opportunité de rendre l’aliment ou le médicament accessible au public au plus bas prix possible, tout en accordant à l’inventeur une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l’invention.
Le 27 juin 1969, le par. 3 a été, par l’art. 1 du c. 49, 17-18 Eliz. II, remplacé par de nouvelles dispositions dont la partie pertinente constitue le nouveau par. 4:
(4) Si, lorsqu’il s’agit d’un brevet couvrant une invention destinée à des médicaments ou à la préparation ou à la production de médicaments, ou susceptible d’être utilisée à de telles fins, une personne présente une demande pour obtenir une licence en vue de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes comme le spécifie la demande, savoir:
a) lorsque l’invention consiste en un procédé, utiliser l’invention pour la préparation ou la production de médicaments, importer tout médicament dans la préparation ou la production duquel l’invention a été utilisée ou vendre tout médicament dans la préparation ou la production duquel l’invention a été utilisée, ou
b) lorsque l’invention consiste en autre chose qu’un procédé, importer, fabriquer, utiliser ou vendre l’invention pour des médicaments ou pour la préparation ou la production de médicaments,
le commissaire doit accorder au demandeur une licence pour faire les choses spécifiées dans la demande à l’exception de celles, s’il en est, pour lesquelles il a de bonnes raisons de ne pas accorder une telle licence; et, en arrêtant les conditions de la licence et en fixant le montant de la redevance ou autre considération à payer, le commissaire doit tenir compte de l’opportunité de rendre les médicaments accessibles au public au plus bas prix possible tout en accordant au breveté une juste rémunération pour les recherches qui ont conduit à l’invention et pour les autres facteurs qui peuvent être prescrits.
Dans sa décision, le commissaire a fait remarquer que la portée générale du mot «réalisation» qui figure dans la définition d’«invention» est effectivement restreinte, non seulement par l’art. 28, par. (3), mais aussi par d’autres lois, notamment la Loi sur les dessins et la Loi sur le droit d’auteur. Ce principe s’applique au même
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degré à l’interprétation du mot «procédé» qui réclame notre attention en l’espèce. Ce mot désigne manifestement ce qui est ici revendiqué comme une «méthode». Je ne puis voir de différence importante entre ces deux expressions dans la présent contexte. L’une des définitions de «process» (procédé) que donne le dictionnaire anglais Shorter Oxford est: [TRADUCTION] «Méthode d’effectuer une opération manufacturière.» De même, dans le dictionnaire Robert, l’une des définitions de «procédé» est: «Manière dont on s’y prend. Moyen, méthode qu’on emploie ou dont on dispose pour parvenir à un certain résultat».
Tout comme dans le cas de «réalisation», la portée du mot «procédé» à l’art. 2, al. d), est quelque peu restreinte par la disposition de l’art. 28, par. (3), qui exclut «de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques». Il n’est aucunement question ici que l’invention revendiquée soit de cette nature. Manifestement, elle s’insère dans le domaine de l’application pratique. En fait, la preuve le fait voir, «l’invention» consiste essentiellement dans la découverte qu’une substance adhésive connue est susceptible d’utilisation à des fins chirurgicales. En d’autres termes, l’objet de l’invention revendiquée est la découverte que cette substance adhésive est non toxique et propre à être utilisée pour la réunion chirurgicale de tissus vivants aussi bien que pour diverses substances inertes. En l’instance, il est manifeste que la substance elle-même ne saurait être revendiquée comme une invention et les appelantes ne l’ont pas fait. Leurs revendications se limitent à une méthode, c.-à-d. un procédé, qui en l’espèce n’est rien de plus qu’une nouvelle utilisation d’une substance connue. La seule question est donc de savoir si une nouvelle utilisation, à des fins chirurgicales, d’une substance connue, peut être revendiquée comme une invention.
Il faut indubitablement lorsqu’on réclame un brevet pour une nouvelle substance comme invention d’un «médicament», démontrer qu’elle est active et non toxique en posologie thérapeutique. Autrement, la demande échoue pour défaut d’utilité, ce qui est aussi le cas lorsque la
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demande porte sur une classe de substances dont certaines sont utiles comme «médicament» et certaines ne le sont pas (Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc c. Jules R. Gilbert Ltée)[2]. Ici, nous avons à considérer une substance connue, et ses propriétés essentielles connues, soit la formation d’en élément adhésif par polymérisation lors de l’application. Par conséquent, le seul élément de nouveauté se trouve dans son utilisation à des fins chirurgicales et la découverte ne porte que sur l’adaptabilité non manifeste à un tel usage. C’est pourquoi les revendications, je l’ai déjà souligné, ne portent que sur la méthode chirurgicale consistant à réunir des tissus au moyen d’une telle substance adhésive plutôt qu’au moyen d’un fil ou d’agrafes. Semblable méthode est-elle une «réalisation» ou un «procédé» au sens de la définition d’«invention»?
Il est clair qu’une nouvelle substance utile dans le traitement médical ou chirurgical des hommes et des animaux est une «invention». Il est également évident qu’un procédé de fabrication d’une telle substance est aussi une «invention». En fait, la substance peut être revendiquée comme une invention seulement lorsqu’elle est «préparée ou produite par» un tel procédé. Mais que dire de la méthode de traitement médical ou chirurgical qui utilise la substance nouvelle? Peut-elle aussi être revendiquée comme une invention? Pour en établir l’utilité il faut la définir dans une certaine mesure. Dans le cas d’un médicament, les effets souhaités aussi bien que les effets secondaires à redouter doivent être établis, de même que la posologie convenable, les modes d’administration et les contre-indications. Peut-on revendiquer ces données thérapeutiques par elles-mêmes comme une invention distincte consistant en une méthode de traitement qui comporte l’utilisation du nouveau médicament? Je ne le crois pas, et il me semble que l’art. 41 indique sans équivoque que tel n’est pas le cas.
L’art. 41 a été adopté aux fins de restreindre le champ des brevets «couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimi-
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ques et destinées à l’alimentation ou à la médication». Le premier principe promulgué est que dans le cas de telles inventions, «le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.» A mon avis, cela implique nécessairement que, pour ce qui est de semblables substances, l’utilisation thérapeutique ne peut être revendiquée au moyen d’une revendication de procédé indépendamment de la substance elle-même. Autrement, cela signifierait que bien que la substance ne puisse être revendiquée que lorsqu’elle est préparée au moyen du procédé breveté, son utilisation pourrait être revendiquée comme méthode de traitement, sans égard au procédé de préparation. En d’autres mots, si une méthode de traitement consistant en l’application d’un nouveau médicament pouvait être revendiquée comme procédé indépendamment du médicament lui‑même alors l’inventeur, par une telle revendication de procédé, se soustrairait avec facilité à la restriction contenue à l’art. 41(1).
Étant arrivé à la conclusion que les méthodes de traitement médical ne sont pas visées comme «procédés» par définition d’«invention», le même raisonnement doit, pour les mêmes motifs, s’appliquer aux méthodes de traitement chirurgical. A cet égard, je relève que dans Imperial Chemical Industries v. Commissioner of Patents[3], la Cour de l’Échiquier a décidé qu’un anesthésique est une substance «destinée à la médication» au sens de l’art. 41(1), en se fondant sur la décision de cette Cour dans Parke Davis & Co. c. Fine Chemicals of Canada Ltd.[4], où il a été statué que le mot «médicament» doit s’interpréter dans un sens large de façon à inclure le produit en vrac aussi bien que sous forme posologique.
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L’avocat des appelantes a fortement insisté sur l’arrêt rendu par la «Queen’s Bench Division» dans Swift & Company ‘s Application[5] à la suite de la décision de la «High Court» de la Nouvelle-Zélande dans Swift & Company’s Application[6] et de celle de la «High Court» d’Australie dans National Research Development Corporation’s Application[7].
Au sujet de ces causes, je ferai d’abord observer que je doute que des décisions visant la brevetabilité d’inventions en vertu de la Loi du Royaume-Uni doivent avoir au Canada le poids que des auteurs tels que Fox (Canadian Patent Law and Practice, 4e éd., p. 19) semblent croire qu’il faut leur reconnaître. Il existe entre les lois britannique et canadienne des différences importantes qu’il n’est point nécessaire d’énumérer. Dans l’arrêt Hoffmann‑Laroche & Co. Ltd. c. Le Commissaire des brevets[8], M. le Juge en chef Kerwin, s’exprimant au nom de la majorité et traitant du refus du commissaire d’accueillir des [TRADUCTION] revendications d’un produit connu fabriqué par un nouveau procédé, dit (à la p. 416):
[TRADUCTION] La pierre d’achoppement pour l’appelante n’est pas seulement que la Loi ne le prévoit pas mais que l’al. d) de l’art. 2 et le par. (2) de l’art. 35 s’y opposent formellement. L’énoncé de M.T.A. Blanco White, dans Patents for Inventions (à la p. 59), visant la pratique en Angleterre: «il est évidemment courant d’insérer une telle revendication», est étayé par trois brevets britanniques versés comme pièces au dossier mais, vu nos dispositions législatives, cette pratique ne peut être suivie ici.
Dans l’arrêt Commissaire des brevets c. Winthrop Chemical Co. Inc., M. le Juge Estey a fait remarquer (à la p. 49): [TRADUCTION] «la Loi canadienne ne suit pas la Loi britannique». M. le Juge Kellock s’est reporté à la version française, qui ne serait pas à considérer sur ce point si l’on prenait pour acquis que les décisions rendues quant à l’objet des brevets sous le régime de la loi britannique font autorité. M. le Juge Rand a dit (à la p. 57):
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[TRADUCTION] l’intention d’une législature doit se déduire des termes qu’elle a utilisés, et l’obligation d’interpréter ces termes ne consiste pas à nous convaincre qu’ils peuvent nous permettre d’en dégager une intention tirée de considérations d’ordre général ou un but qui semble plus raisonnable ou équitable que celui qu’ils indiquent dans leur sens ordinaire ou premier.
En second lieu, ce qui a réellement été décidé dans ces affaires-là n’a pas trait à une méthode médicale ou chirurgicale. La demande Swift portait sur une méthode d’attendrir la viande en injectant des enzymes à l’animal avant l’abattage. La demande National Research Development Corporation couvrait une méthode de destruction des mauvaises herbes en utilisant à cette fin nouvelle des substances déjà connues. La conclusion de la «High Court» a été (à la p. 147):
[TRADUCTION] Nous avons à traiter ici d’un procédé qui produit ses effets par réaction chimique, et le désherbage total ou presque total de la terre ensemencée est correctement décrit comme résultant de ce procédé. Le fait que le procédé n’est à toutes fins pratiques utilisable que dans les entreprises horticoles ou agricoles ne fournit ou ne propose en soi aucune considération dont le présent jugement n’a pas déjà tenu compte, pour faire voir que le procédé n’est pas une invention brevetable.
Même si ces décisions sont d’un certain intérêt au sujet de la brevetabilité d’inventions se rapportant à des procédés d’abattage ou d’agriculture, je ne puis rien y avoir qui tende à contrecarrer les implications de l’art. 41(1) quant à l’exclusion des méthodes chirurgicales ou médicales per se du domaine des procédés brevetables.
On peut remarquer que dans le dernier arrêt publié qui a été porté à notre attention, Re Schering A.G.’s Application[9], une cause concernant une méthode contraceptive par la gestagène, le Patents Appeal Tribunal a conclu (à la p. 345):
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[TRADUCTION] Cependant, bien qu’il semble, après un examen minutieux de la question, qu’en vertu de la présente Loi il faille exclure les brevets couvrant un traitement médical au sens strict, les revendications faisant l’objet de la demande ne paraissent pas s’insérer dans cette interdiction et, la loi étant ce qu’elle est aujourd’hui, il faudrait, au moins à ce stade de notre jugement, leur permettre de suivre leur cours. Comme la Divisional Court de la Queen’s Bench Division l’a clairement établi dans Swift’s Application (1962) R.P.C. 37, le Bureau et le Patents Appeal Tribunal ne tranchent pas à ce stade la question de la «brevetabilité effective», selon l’expression utilisée en cette affaire-là, et sauf s’il y a, sans aucun doute raisonnable, absence de revendication d’un mode de fabrication ou si la demande est manifestement injustifiable, ils ont le devoir de faire droit à la revendication. Les demandeurs auront ensuite l’occasion en temps et lieu, le cas échéant, de faire trancher par la High Court la question de la «brevetabilité effective». (J’ai mis des mots en italique.)
La seule affaire dans laquelle une opinion contraire paraît avoir été adoptée est la décision du U.S. Patent Office dans Ex parte Scherer[10]. Il s’agissait d’une méthode pour injecter des liquides dans le corps humain au moyen d’un jet à haute pression. La valeur de persuasion de cette décision est minime à cause d’une forte dissidence appuyant la conclusion de l’examinateur fondée sur le jugement prononcé dans Morton v. New York Eye Infirmary[11].
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs des appelantes: Gowling & Henderson, Ottawa.
Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.
[1] (1970), 62 C.P.R. 117.
[2] [1968] R.C.S. 950, 55 C.P.R. 207, 69 D.L.R. (2d) 353.
[3] (1966), 33 Fox Pat. C. 153, 51 C.P.R. 102, [1967] 1 Ex.C.R. 57.
[4] [1959] R.C.S. 219, 30 C.P.R. 59, 17 D.L.R. (3d) 153.
[5] [1962] R.P.C. 37.
[6] [1961] R.P.C. 147.
[7] [1961] R.P.C. 134.
[8] [1955] R.C.S. 414, 15 Fox Pat. C. 99, 23 C.P.R. 1.
[9] [1971] R.P.C. 337.
[10] (1954), 103 U.S. P.Q. 107.
[11] (1862), 2 Blatchford 116.
